Pro IP – Telegram
Pro IP
9.89K subscribers
260 photos
31 videos
26 files
947 links
Защита интеллектуальной собственности:
- обзоры судебной практики,
- аналитика в сфере IP.
Чат – @ipmirchat

Автор – к.ю.н., патентный поверенный Майя Саблина

Курсы, вебинары и услуги по защите IP – Лаборатория права Майя Саблиной (msablina.ru)
Download Telegram
Приют холостяка

ИП подал возражение против предоставления правовой охраны комбинированному ТЗ «Приют холостяка» на том основании, что он способен ввести потребителя в заблуждение в отношении лица, производящего товары, а также является сходным до степени смешения с произведением искусства (логотипом) и обозначением ресторана (п. 3, 8 и 9 ст. 1483 ГК РФ).

Роспатент отказал со ссылкой на недоказанность обстоятельств, на которые ссылается ИП. А в отношении п. 8 ст. 1483 ГК РФ (про КО) отметил, что в первоначальном тексте возражений заявитель на него не ссылался.

СИП с последним доводом не согласился, поскольку отсутствие прямого указания на номер пункта и статьи не исключает фактических доводов заявителя, а они имелись в поданном возражений. В связи с этим дело было отправлено на новое рассмотрение в Роспатент. Но госорган обратился с жалобой в Президиум.

И вот тут очень интересная история с интерпретацией. Текст, который стал камнем преткновения:

«Таким образом, подача Нарушителем заявки на регистрацию товарного знака свидетельствует о злоупотреблении правом, поскольку это лицо знало (т.к. он расположен в Казани, намерен оказывать услуги в области общепита и должен был провести анализ рынка и расположен в доме напротив) о том, что Заявитель на момент подачи заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака законно использовал соответствующее обозначение для индивидуализации его ресторана в качестве коммерческого обозначения и фирменное наименование для индивидуализации своей организации без регистрации в качестве товарного знака, а также о том, что такое обозначение приобрело известность среди потребителей

Заявитель, обладает исключительным правом на использование обозначения "Приют Холостяка" и логотип по следующим основаниям:
- в силу ст. 1270 ГК РФ - как автор обозначения "Приют Холостяка" (в том числе в представленном варианте написания) и логотипа т.к. они созданы Заявителем и, соответственно, отвечают требованиям, предъявляемым к объектам авторского права, к самостоятельной части объекта авторского права.
- в силу ст. 1474 ГК РФ - на момент подачи заявки заявитель являлся собственником и директором ООО "Приют Холостяка" (переименованного уже после подачи Нарушителем заявки на регистрацию товарного знака).
- в силу ст. 1539 ГК РФ - заявитель с 2006 года по настоящее время индивидуализирует принадлежащий ему ресторан посредством обозначения "Приют Холостяка" и логотипа»

На ваш взгляд, ссылался ИП на нарушение его прав на коммерческое обозначение, что влечёт возможность применения п. 8 ст. 1483 ГК РФ, или нет?

Ответ опубликую завтра 😊

Постановление Президиума СИП от 18.02.2021 № С01-1822/2020 по делу № СИП-97/2020

Судьи: Новоселова Л.А., Данилов Г.Ю., Корнеев В.А., Химичев В.А., Четвертакова Е.С.

#регистрациятз #ппс #тз #судебнаяпрактика
Приют холостяка – ответ на опрос

Президиум СИП солидарен со всеми теми, кто ответил «Да». Мотивировка ниже:

«Как усматривается из материалов дела, в первоначально поданном возражении предпринимателя отсутствовало прямое указание на несоответствие государственной регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 701718 требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ. Вместе с тем в обоснование возражения предпринимателем были приведены изложенные в принятом по настоящему делу решении суда первой инстанции мотивы, связанные с фактом использования предпринимателем и аффилированными с ним лицами коммерческого обозначения "Приют Холостяка" для индивидуализации деятельности ресторана.

Наряду с этим на заседании коллегии Палаты по патентным спорам от 12.12.2019 к материалам административного дела были приобщены дополнения к возражению.

В указанных дополнениях, ссылаясь на факт существования ресторана "Приют Холостяка" начиная с 2006 года, а также утверждая, что "Приют Холостяка" и логотип в виде обрамленных квадратной рамкой зонтиков укропа являются коммерческим обозначением, индивидуализирующим ресторан "Приют Холостяка", предприниматель указал на несоответствие государственной регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 701718 требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ (т. 6, л.д. 10).

Президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает, что мотивы, приведенные предпринимателем в дополнениях к возражению в обоснование довода о несоответствии государственной регистрации спорного товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 ГК РФ, идентичны тем мотивам, которые были изложены заявителем при первоначальном обращении в Роспатент с возражением.

Принимая во внимание отсутствие обязанности ссылаться на конкретную правовую норму, требованиям которой противоречит факт государственной регистрации спорного товарного знака, президиум Суда по интеллектуальным правам считает обоснованным и правомерным вывод суда первой инстанции о том, что указание на пункт 8 статьи 1483 ГК РФ в тексте дополнений к возражению в отсутствие ссылки на соответствующую норму права в тексте первоначально поданного возражения не изменяет мотивы поданного возражения по смыслу пункта 2.5 Правил ППС».

Постановление Президиума СИП от 18.02.2021 № С01-1822/2020 по делу № СИП-97/2020

Судьи: Новоселова Л.А., Данилов Г.Ю., Корнеев В.А., Химичев В.А., Четвертакова Е.С.

#регистрациятз #ппс #тз #судебнаяпрактика #опрос
Вопросы сходства брендов на рынке, кто определяет степень смешения?

Источник
: Distant&Digital
Спикеры: Екатерина Проничева, Никита Петров, Антон Ендресяк, Станислав Шлёмин, Екатерина Камакина, Мария Седова
Ссылка на видео: https://youtu.be/Kj_D7XW1v-I (50 минут)

Сходство до степени смешения складывается из двух категорий: непосредственно сходства и однородности товаров/услуг. И эти категории взаимозависимы. Помимо этого, учитываются восприятие потребителями, вероятность смешения, известность товарного знака, степень внимательности, которая требуется от потребителей для отличия одного обозначения от другого, и другие показатели.

Сходство оценивается судом по внутреннему убеждению, с позиции среднего потребителя, и назначение экспертизы по общему правилу не требуется. Между тем, на практике стороны нередко прибегают к экспертизе как для выявления сходства, так и для оценки однородности товаров и услуг. И зачастую уже на этапе назначения понятно, в чью пользу закончится спор (чью кандидатуру утвердил суд). Екатерина Проничева считает такую практику порочной и видит правильным максимальный отход от экспертизы, где это возможно.

Отличная подборка практики по проценту, необходимому для установления сходства. Есть кейсы, где достаточно было 15 и 16% положительных ответов. Отдельный вопрос, нужно ли учитывать только однозначные ответы о наличии или отсутствия сходства или вероятностные также уместны.

Станислав Шлёмин рассказывает о разнице в подходе потребителей к оценке. Не все готовы однозначно сказать «да», но это не означает «нет». Людям проще выбирать из большего диапазона, нежели два варианта. При этом все ответы, которые не свидетельствуют об однозначном отсутствии сходства, необходимо суммировать. Также справедливое замечание от Станислава о том, что судья не может оценивать с позиции рядового потребителя с учётом того багажа знаний и опыта, которыми он обладает.

Антон Ендресяк рассказал про кейс с пивом «Охота», в котором ВС РФ фактически указал на то, что «средней» степени сходства быть не может. Таким образом, допустимо только четыре вариации: отсутствие сходства, низкое сходство, высокое сходство, тождество. Однако, по мнению спикера, такой подход противоречит Постановлению № 10 и не был воспринят СИПом.

Екатерина Камакина говорила реальных кейсах, с которыми они сталкивались на практике (Чебупели vs. Чебурелли, Вязанка vs. В обвязке и др.). На слайдах с 25 минуты представлен разбор дел с указанием доказательств, которые были представлены сторонами. Интересно, что в одном кейсе заключение лингвиста об отсутствии сходства оказалось для СИПа более весомым, нежели 75% положительных ответов респондентов по результатам опроса.

Мария Седова комментировала тему с позиции феномена пародии. Они бывают санкционированными (Sony Bravia&Swansea Tango) и несанкционированными (The North Face vs. The South Butt&The Butt Face). Прекрасный блок с позиции иллюстрирования. Кому интересен международный аспект, очень рекомендую посмотреть всё выступление Марии. Оно очень живое и с классными примерами.

#сходство #пародия #доказательства #тз #пострелиз #однородность
Империал – опрос перед постом

Вы бы удовлетворили требование о признании недействительным предоставления правовой охраны ТЗ на картинке с учётом существования словесного ТЗ «IMPERIAL»?

#опрос
Империал – ответ на опрос

Роспатент и СИП удовлетворили. Далее выжимки из текста решения.

При рассмотрении возражения от 05.02.2020 Роспатент верно установил, что доминирующим (сильным) элементом оспариваемого товарного знака по свидетельству N 610258, который несет в себе основную функцию индивидуализации и на который падает логическое ударение, является его словесный элемент "Империал".

Роспатент отметил, что согласно пункту 6.3.2 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197 (далее - Рекомендации) в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный.

Как правильно установил Роспатент, в свою очередь, словесный элемент "ЮгСтройИмпериал" оспариваемого товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 610258 визуально и семантически разделен на две части "ЮгСтрой" и "Империал".

Роспатент пришел к правомерному выводу о том, что словесный элемент "ЮгСтрой" в силу своей семантики формирует в сознании российского потребителя представление о строительной компании или строительном объекте, расположенной (-ом) в южных районах, поэтому обладает слабой индивидуализирующей способностью.

Следовательно, Роспатент верно указал, что с учетом семантического значения словесных элементов оспариваемого товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 610258 основную индивидуализирующую функцию выполняет именно словесный элемент "Империал".

Сравниваемые товарные знаки имеют высокую степень сходства по фонетическому признаку за счет полного фонетического вхождения противопоставленного товарного знака "IMPERIAL" по свидетельству Российской Федерации N 540586 в оспариваемый товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 610258.

Анализ судебной коллегии сравниваемых товарных знаков по семантическому признаку сходства показал следующее.

Как ранее было указано, доминирующий (сильный) словесный элемент "Империал" оспариваемого товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 610258 имеет значение "российская золотая монета, которая чеканилась с 1755 году" (http://www.glossary.ru. https://academic.ru).

Вместе с тем, словесный элемент "IMPERIAL" противопоставленного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 540586 в переводе на русский язык означает "имперский, относящийся к империи", а также используется в качестве транслитерации слова "ИМПЕРИАЛ" в значении "старинная русская золотая монета" (https://translate.academic.ru/империал).

Поэтому, как верно отметил Роспатент, при восприятии сравниваемых товарных знаков в сознании российского потребителя будет формироваться представление о старинной русской золотой монете.

Таким образом, Роспатент пришел к обоснованному выводу о том, что сравниваемые товарные знаки имеют высокую степень сходства по семантическому признаку так как характеризуются подобием заложенных в них понятий и идей.

Решение СИП от 26.02.2021 по делу # СИП-872/2020

Судьи: Булгаков Д.А., Борисова Ю.В., Силаев Р.В.

#регистрациятз #ппс #сходство #тз #судебнаяпрактика #опрос
👍1
Нелегкая судьба модификаций компьютерных программ из-за признания их производными произведениями

А.А. Никифоров в своей статье рассматривает проблемы производных произведений для ЭВМ в свете соотношения таких понятий, как:
- личное неимущественное право на неприкосновенность произведения (ст. 1266 ГК РФ),
- право на переработку произведения (ст. 1270 ГК РФ) и
- производное произведение (ст. 126 ГК РФ).

С учётом законодательного регулирования автор выводит следующие постулаты:
1️⃣ К программе применимы все нормы, относящиеся к литературным произведениям, включая право на неприкосновенность произведения.
2️⃣ При этом под переработкой программы для ЭВМ понимается любое внесение изменений в саму программу. Соответственно, даже мелкое изменение программного кода автоматически приводит к появлению нового объекта авторских прав.
3️⃣ Следовательно, в отношении программ вопрос всегда будет стоять о нарушении исключительных прав, а не о нарушении права на неприкосновенность.

Дальше г-н Никифиров анализирует их верность с учётом различных вариантов модификаций. И тут, пожалуй, имеет смысл скопировать текст статьи, дабы заинтересовать вас детальностью исследования:
📌 Лицо берет программный код оригинала и использует его для создания новой компьютерной программы;
📌 Лицо берет оригинал и исправляет явные ошибки в программном коде;
📌 Лицо берет оригинал и исправляет ошибки в программном коде, не изменяющие ничего с точки зрения обычного пользователя (т.е. в программе не появляется новый функционал), но при этом программа работает эффективней (быстрее обрабатывает команды, к примеру);
📌 Лицо снабжает программу комментариями, пояснениями, иллюстрациями, видимыми на уровне программного кода, при этом код самой программы остается неизменным;
📌 Лицо снабжает программу комментариями, пояснениями, иллюстрациями на уровне аудиовизуального отображения, порождаемого командами, что уже требует внесения изменений в программный код;
📌 Лицо создает программу, которая изменяет сюжет в программе – компьютерной игре или привносит какие-то другие изменения в игровой процесс, что, конечно, так же требует внесения изменений в программный код;
📌 Лицо берет программу (или создает специальную программу, вносящую изменения в первоначальную программу) и вносит в нее новый программный код, добавляя дополнительные функции или инструментарий».
И эти варианты смоделированы не просто так, для галочки, а далее в статье приводится их разбор.

Помимо этого, А.А. Никифоров изучает проблему не только в связке правообладатель-пользователь, но и с точки зрения последствий создания модификаций самим правообладателем. Ведь если модификация приводит к созданию нового произведения, то это должно требовать и заключения нового лицензионного договора с пользователями. А тут возникают вопросы идентификации объекта, возмездности, судьбы первоначального договора, отслеживания версионности и т.д.

Отдельную симпатию вызвал у меня раздел, посвящённый анализу внесения изменений в компьютерные игры. Ведь тут очень интересный вопрос о правовой природе данного объекта. И чтобы всё не звучало сухо и сугубо теоретически, автор развивает свою мысль на примере реального кейса Konami v. Spec Computer. Также последствия квалифицированы в зависимости от характера изменений (в сюжетную линию, визуализацию, числовые показатели и проч.).

Выходом из ситуации А.А. Никифиров видит разделение понятий «модификация» и «переработка». И то и другое про изменения, но последнее приводит к появлению нового объекта интеллектуальных прав, а первое – нет.

#модификация #игры #по #неприкосновенность #производные #переработка #лицензия #авторскоеправо #аналитика

P.S. Я в восторге от работы. Из-за обилия спорных моментов, возможно, читать чуть сложно, но мысль автора чётко прослеживается и добросовестно разбираются различные точки зрения. Кстати, там большой раздел про проект Сколково ещё, но освещать его не стала из-за объёма.
Стандарт доказывания в спорах о нарушении прав на товарные знаки

📅 17.03.2021 (среда) с 12.00 до 14.00 (по Мск)
🖥 онлайн-конференция в Zoom, ссылка для регистрации
💳 бесплатно
🗣 к.ю.н., Майя Саблина, автор каналов "Pro IP" и "Защита креатива"
🏫 организатор: НОЦ «Интеллектуальная собственность и интеллектуальные права» Юридического института Томского государственного университета.

Тема стандартов доказывания становится всё более актуальной не только в рамках научного сообщества, но и на практике. Ежедневно перед участниками процесса и судом встаёт вопрос достаточности представленных доказательств для признания установленным того или иного обстоятельства.

Для каждой категории дел такие стандарты будут своими. Более того, они могут меняться в зависимости от обстоятельств конкретного кейса. В рамках предстоящей дискуссии предлагается обсудить, на какой отметке находится планка убеждённости судей по спорам о нарушении прав на товарные знаки, что на неё может повлиять и каким доказательствам суд отдаёт предпочтение.

Для участия необходимо зарегистрироваться. Ссылка на конференцию будет направлена в день мероприятия по почте, указанной при регистрации.


P.S. Немного лирики или о концепции win-win.

Знаете, результатом чего стало данное мероприятие? – Досудебной претензии 😊

Всё шло стандартно: потенциальное нарушение – претензия – отрицательный ответ. Но… мне очень понравился стиль ответа. Предложила доверителю выйти на переговоры. Пока пыталась связаться с представителем, поняла, кто это.

Человек, которого я услышала на заре погружения в IP-тему и который мне очень понравился. И несмотря на то что мы были по разные стороны баррикад, мне искренне хотелось выразить то восхищение, которое я испытала тогда, будучи слушателем.

В общем, спор мы разрешили в досудебном порядке, стороны довольны, а меня вдобавок пригласили выступить спикером с очень вкусной, на мой взгляд, темой.

Всем успешных переговоров, коллеги, и новых горизонтов!
Open source в программных продуктах: возможности и угрозы

Источник
: Distant&Digital
Спикеры: Олег Самофалов
Ссылка на видео: https://youtu.be/U1wFqyOJ-eI (35 минут)

Спикер начинает с оговорки о том, что для целей выступления свободное и открытое программное обеспечения тождественны. Далее автор проводит сравнительный анализ предоставления права пользования на условиях лицензионного договора (ст. 1235 ГК РФ) и условиях открытой лицензии (ст. 12861 ГК РФ). См. подробнее слайд из презентации.

Принципы свободного использования ПО:
- свободное использование в любых целях,
- возможность адаптации, усовершенствования и публикации ПО при сохранении открытого доступа к исходному коду,
- свободное распространение (безвозмездно или нет).

Отдельное внимание уделено сравнительному анализу Copyleft (AGPL, GPL, LGPL, mo://a) и Permissive лицензий (MIT, Apache, BSD). Тут, простите, техническую часть опущу 😊

Элементы внедрения системы контроля использования ПО:
- специальные договорные условия и специальные акты выполненных работ,
- согласование процедур с внутренними разработчиками,
- формализованные требования к сторонним разработчикам,
- использование автоматизированных решений (BlackDuck, WhiteSource).

Риски использования свободного ПО:
- несовместимость лицензий в проекте,
- несоответствие используемых лицензий задачам проекта,
- ограничение ответственности и отсутствие гарантий,
- конфликт юрисдикций.

#по #авторскоеправо #пострелиз
👍1
Стандарт доказывания в спорах о нарушении прав на товарные знаки: пост-релиз

Спикер
: Майя Саблина

Первая часть лекции были посвящена анализу ключевых понятий по теме, обсуждению обстоятельств, которые влияют на стандарт доказывания, и выделению видов стандартов доказывания.

Ключевые понятия
🔹Доказательства – сведения о фактах.
🔹Предмет доказывания – обстоятельства, подлежащие доказыванию.
🔹Бремя доказывания – обязанность доказывания.
🔹Стандарт доказывания – минимальная степень субъективной уверенности судьи в истинности спорного факта, при которой бремя доказывания переходит на другую сторону.

Виды стандартов доказывания
1. Prima facie доказательства – пониженный СД.
2. Базовый СД.
3. Ясные и убедительные доказательства – повышенный СД.
4. Вне разумных сомнений – максимальный СД.

Вторая часть лекции была посвящена выявлению стандартов доказывания по делам о защите прав на товарные знаки. Анализировались СД в отношении следующих обстоятельств:
🔸возникновения у обозначения различительной способности,
🔸наличия сходства до степени смешения,
🔸факта реализации контрафактного товара,
🔸установления однородности товаров,
🔸возникновения вероятности смешения,
🔸признания ответчика владельцем сайта,
🔸обоснованности требуемого размера компенсации в зависимости от выбранного способа расчёта,
🔸установления злоупотребления правом и др.

Отдельное внимание было уделено спорным моментам по распределению бремени доказывания и доказательственной силе отдельных доказательств.

Выводы:
1️⃣ Пониженный стандарт доказывания применяется в отношении обеспечительных мер. Наиболее высокий СД наблюдается при ссылке стороны на злоупотребление правом.
2️⃣ При рассмотрении дел о привлечении к ответственности за реализацию контрафактного товара применяется повышенный СД.
3️⃣ По делам о незаконном использовании товарного знака на сайте стандарт доказывания колеблется от базового до повышенного.
4️⃣ При отсутствии ответчика или его пассивном поведении, как правило, судьи руководствуются базовым СД.
5️⃣ С принятием Постановления № 10 повысился стандарт доказывания в отношении компенсации, рассчитанной на основании двукратной стоимости права пользования, и в диапазоне от 10к до 5кк.

#стандартдоказывания #бремядоказывания #доказательства #компенсация #тз #пострелиз #вебинар

P.S. Презентация будет прикреплена следующим сообщением, видео появится чуть позже.
1
Заинтересованность не доказана

Иностранная компания подала возражения против регистрации комбинированного товарного знака «Holmer» со ссылкой на то, что она была признана актом недобросовестной конкуренции (АНК) со стороны российского общества.

Свою заинтересованность компания подтверждала следующим:
- получение отказа по двум заявкам на ТЗ из-за противопоставляемого обозначения,
- владение компанией, которая была заявителем в ФАС по АНК.

СИП с таким статусом заявителя не согласился:
«Суд по интеллектуальным правам отмечает, что лица, по спорам с участием которых установлена недобросовестность действий правообладателя (лицо, подавшее в антимонопольный орган заявление о признании действий правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции, лица, признанные антимонопольным органом потерпевшими от действий правообладателя), являются лицами, заинтересованными в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию, предусмотренному подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ, в том объеме, в котором нарушение их прав установил антимонопольный орган.

Таким образом, одним из обстоятельств, подлежащих установлению при оценке заинтересованности подателя возражения, является то, участвовал ли податель возражения в споре, рассмотренном антимонопольным органом.
Доказательства того, что компания EXEL INDUSTRIES является владельцем компании Holmer Maschinenbau, к возражению не прилагались».

А этот абзац в отношении заинтересованности меня озадачил:
«При этом из оспариваемого решения Роспатента не ясно, могло ли данное обстоятельство (владение компанией, которая обращалась в ФАС) являться самостоятельным основанием для признания компании EXEL INDUSTRIES заинтересованной в подаче возражения, либо только в совокупности с иными приведенными Роспатентом в оспариваемом решении обстоятельствами (подача заявок на регистрацию сходного обозначения в качестве товарного знака, наличие судебных споров между правообладателем спорного товарного знака и компанией Holmer Maschinenbau), и могли ли эти иные обстоятельства являться самостоятельными основаниями для признания заинтересованности».

Какое это имеет значение, если иные обстоятельства свидетельствуют о наличии заинтересованности? Или не свидетельствуют?

Решение СИП от 11.03.2021 по делу № СИП-923/2019

Судьи: Снегур А.А., Борисова Ю.В., Мындря Д.И.

#ппс #заинтересованность #ндк #тз #судебнаяпрактика
Спорить с размером компенсации в кассации становится всё реальней

Долгое время существовала тенденция, согласно которой спорить с размером компенсации имело смысл только в первых двух инстанциях. В актах СИПа частенько звучала фраза о том, что доводы заявителя направлены на переоценку выводов нижестоящих судов, что не относится к компетенции суда кассационной инстанции.

Но последнее время такие дела всё чаще стали отправляться на новое рассмотрение. Мотивировка: «судом не дана оценка доводам заявителя в пользу необходимости снижения требуемого размера компенсации». Очевидно, что практика находится в активном поиске баланса между интересами правообладателя и нарушителя.

В одном из последних дел с ИП взыскали компенсацию 90 000 р. за продажу контрафактного крана управления отопителем, стоимостью 700 р. Истец использовал расчёт по двукратной стоимости права пользования, самостоятельно снизив требуемый размер компенсации до однократного размера.

СИП дело развернул со следующей мотивировкой:

«Оспаривая размер подлежащей взысканию компенсации, предприниматель указывал в отзыве (т. 1, л.д. 90-91), пояснениях (т. 1, л.д. 140-142), на неверное определение обществом стоимости права использования товарного знака применительно к обстоятельствам правонарушения, на разовый характер нарушения, а также на иные обстоятельства, являющиеся, по мнению ответчика, основанием для определения судом суммы компенсации в размере меньшем, нежели было рассчитано истцом. Помимо этого, предприниматель заявил о наличии оснований для снижения размера компенсации до минимально возможного размера.

Однако, несмотря на возражения предпринимателя в отношении размера заявленной компенсации, суды первой и апелляционной инстанций, разрешая спор, не дали оценки всем доводам предпринимателя, не установили надлежащую стоимость права, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака, сложившуюся в период, соотносимый с моментом правонарушения, констатировав лишь, что расчет стоимости права использования принадлежащего истцу товарного знака определен лицензионным договором от 01.10.2016».

Постановление СИП от 15.03.2021 № С01-1870/2020 по делу № А11-1109/2020

Судьи: Мындря Д.И., Борисова Ю.В., Булгаков Д.А.

Тут есть, что обсудить. Но давайте сначала посмотрим, кто как из нас воспринимает текущую позицию КС РФ по поводу допустимости снижения компенсации по пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ. Давайте создам отдельный опрос ниже для удобства.

#компенсация #лицензия #тз #судебнаяпрактика
КС РФ о компенсации в виде 2-й стоимости права пользования

1️⃣ Постановление КС РФ от 13.12.2016 № 28-П

Кейсы-причины:

1) Суды снизили компенсацию за продажу контрафактного диска с 859 000 до 15 000 рублей, СИП не согласился.
2) Компания требовала компенсацию с девяти ИП от 49 980 до 60 000 за продажу контрафактных товаров с «Фиксиками».
АС Алтайского края направил запрос в КС РФ.

Позиция КС РФ (извлечения):

Нет оснований полагать, что в п. 4 ст. 1515 ГК РФ не учитывается принцип соразмерности ответственности совершенному правонарушению: абз. 2 п. 3 ст. 1252 ГК РФ обязывает суд определять размер подлежащей взысканию компенсации в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Тем самым суд, следуя данному указанию и исходя из общих начал гражданского законодательства, не лишен возможности принять во внимание материальное положение ответчика, факт совершения им правонарушения впервые, степень разумности и добросовестности, проявленные им при совершении действия, квалифицируемого как правонарушение, и другие обстоятельства, например наличие у него несовершеннолетних детей.


2️⃣ Постановление КС РФ от 24.07.2020 № 40-П

Кейс-причина:

За продажу 3 рулеток и 2 кистей на рынке с ИП взыскали по 50 000 р. в пользу обоих истцов-правообладателей. 15ААС отправил запрос в КС РФ.

Позиция КС РФ:

Впредь до внесения в гражданское законодательство изменений, вытекающих из настоящего Постановления, суды не могут быть лишены возможности учесть все значимые для дела обстоятельства, включая характер допущенного нарушения и тяжелое материальное положение ответчика, и при наличии соответствующего заявления от него снизить размер компенсации ниже установленной пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ величины. При этом - с целью не допустить избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, с одной стороны, и, с другой, лишить его стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности - размер такой компенсации может быть снижен судом не более чем вдвое (т.е. не может составлять менее стоимости права использования товарного знака).


Комментарий

На практике часто сталкиваюсь с тем, что юристы полагают допустимым неограниченное снижение компенсации по пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, ссылаясь на Постановление № 28-П и резолютивную часть Постановления № 40-П. Кстати, наш опрос демонстрирует распространённость данного подхода. Но позиция КС РФ, приведённая в настоящем посте, содержится в предпоследнем абзаце мотивировочной части более свежего акта КС РФ. Думаю, правильней всё же руководствоваться им.

Теперь вернёмся к кейсу про кран управления. Меня изначально зацепило краткое описание обоснования в К+. Вот оно:

«Дело направлено на новое рассмотрение, поскольку судом не дана оценка доводу предпринимателя о наличии оснований для снижения размера компенсации до минимально возможного размера, и не установлена надлежащая стоимость права, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака, сложившаяся в период, соотносимый с моментом правонарушения».

То есть неужели СИП посчитал возможным снижение компенсации до каких-нибудь 10 000 рублей?

На мой взгляд, из постановления СИП это не следует. Цитату я вам приводила. Да, в первом абзаце про минимальный предел сказано, но это доводы кассатора. Основание же для возвращения дела на новое рассмотрение – не установлена надлежащая стоимость права.

В частности, заявитель ссылался на то, что им был использован только один из пяти способов, указанных в договоре, и только в отношении одного класса МКТУ, а не четырёх, как в договоре.

И кто, спрашивается, эти подводки для К+ пишет?..
Ещё хочу отметить грамотный ход истца, что он сам снизил компенсацию до однократного размера. Мне кажется, такая «адекватность» должна очень располагать к себе. И вот по логике Постановления № 40-П, если к определению стоимости права вопросов нет, то меньше присудить нельзя.

И в заключение кратко подытожим инструментарий, доступный ответчикам, если с них требуют компенсацию по стоимости права пользования:

📌 оспаривать данные истца, сопоставляя условия его договора с фактическими обстоятельствами нарушения (тут прям хорошо разгуляться можно);
📌 предоставить свои доказательства по стоимости права использования ТЗ истца (сложно, но игра может стоить свеч);
📌 в любом случае просить снижения до однократной стоимости права пользования (в помощь критерии из Постановлений № 28-П и 40-П).

#компенсация #лицензия #ксрф #тз #базазнаний #аналитика
Регистрации доменного имени не имеет правового значения

Доменное имя было зарегистрировано в 2010 г., товарный знак - в 2014. Правообладатель ТЗ обратился с иском в суд. Ответчик настаивал на недобросовестной конкуренции истца и злоупотреблении правом с его стороны.

Позиция СИП:

"В отличие от товарного знака, в отношении которого возникает и охраняется исключительное право его обладателя, доменное имя не является объектом исключительных прав, а действующее российское гражданское законодательство не устанавливает какого-либо преимущества в обладании и использовании доменного имени в зависимости от даты его регистрации по отношению к дате приоритета средства индивидуализации. Поэтому дата регистрации доменного имени не имеет правового значения при оценке правомерности использования в домене обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, для тождественных или однородных услуг, о чем верно указали суды первой и апелляционной инстанций".

Постановление СИП от 27.06.2019 № С01-465/2019 по делу № А40-173311/2018

Судьи: Мындря Д.И., Булгаков Д.А., Рассомагина Н.Л.

Вообще не всегда так.

#доменныеспоры #тз #судебнаяпрактика #ндк
Преюдиция: есть или нет?

Зачастую оспаривание товарного знака в ППС является контрмерой против подачи иска правообладателем о защите исключительных прав на товарный знак. То есть ответчик пытается просто уничтожить основание такого иска, признав предоставление правовой охраны ТЗ недействительным.

Вопрос: насколько обязательны для ППС выводы, изложенные в решении по делу о защите товарного знака? Носят ли они преюдициальный характер?

Мне понравилось разъяснение в одном акте СИПа. Полезно положить в закладочки:

Отсутствие преюдиции в случае участия в споре нового лица (в данном случае – Роспатента) означает, что для такого лица факты, установленные судебным актом, не являются обязательными, но должны учитываться судом в силу положений ст. 16 АПК РФ.

Высшими судебными инстанциями неоднократно высказывалась правовая позиция, согласно которой, если в двух самостоятельных делах дается оценка одним обстоятельствам, оценка, данная судом обстоятельствам, которые установлены в деле, рассмотренном ранее, принимается во внимание судом, рассматривающим второе дело.

В том случае, если суд, рассматривающий второе дело (в данном случае по оспариванию ТЗ), придет к иным выводам, он должен мотивировать такой вывод
- п. 16.2 постановления Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 № 10 "О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях",
- п. 2 постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 57 "О некоторых процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением договорных обязательств",
- п. 4 совместного ПП ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 29.04.2010 № 10/22 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав").
Такой подход согласуется с правоприменительной практикой и направлен на реализацию принципов стабильности и непротиворечивости судебных актов.

Решение СИП от 24.02.2021 по делу № СИП-949/2020

Судьи: Сидорская Ю.М., Ерин А.А., Лапшина И.В.

#ппс #преюдиция #судебнаяпрактика
Конкуренция КО и ТЗ

Две барышни-ИП. У каждой свой ювелирный бизнес. И каждая жаждет обладать «Дамским угодником». Вот так случилось, что в Краснодарском и Забайкальском краях стали развиваться одноимённые сети ювелирных магазинов.

Госпожа Нечкина, успевшая быстрее зарегистрировать соответствующий товарный знак, пошла в бой с требованием прекратить нарушение и взыскать компенсацию с конкурентки.

Обе ссылались на наличие у них прав на коммерческое обозначение. Суды признали их и в отношении истицы, и в отношении ответчицы. Только никак не могли определиться с очерёдностью возникновения этих прав. Последнее слово в части приоритетности осталось за СИПом:
1) КО ответчицы 1998,
2) КО истицы 2006,
3) ТЗ истицы 2017.
В удовлетворении требований истицы с учётом более раннего КО ответчицы отказали.

Теперь несколько дискуссионных моментов из постановления СИП от 09.04.2019 № С01-984/2018 по делу № А32-53611/2017:

1️⃣ «Вывод судов как первой, так и апелляционной инстанций об обладании ответчиком исключительным правом на спорное коммерческое обозначение, имеющего более ранний приоритет, чем сходный до степени смешения товарный знак истца, исключало удовлетворение исковых требований о защите исключительного права на товарный знак истца.»

Судьи: Силаев Р.В., Булгаков Д.А., Четвертакова Е.С.

Комментарий: вообще-то нет. См. п. 154 Постановления № 10: лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

Да, Постановление № 10 появилось на две недели позже цитируемого судебного акта, но мне очень хочется обратить ваше внимание на этот аспект, поскольку п. 154 усиленно игнорируется на практике и сейчас.

2️⃣ «Не исключено сосуществование коммерческих обозначений, известных в пределах различных (не пересекающихся) территорий.»

Комментарий: данный вывод вытекает из предмета доказывания по делам о КО, ведь необходимо обосновать его известность в пределах определённой территории. Всё логично. Но насколько правомерно в таком случае допускать оспаривание ТЗ в связи с более ранним приоритетом КО? А именно это и имело место с нашим «Дамским угодником»:

«С учетом того, что исключительное право на товарный знак действует на всей территории Российской Федерации и не имеет локального характера, то сохранение правовой охраны спорного товарного знака создает вероятность смешения данного средства индивидуализации с коммерческим обозначением заявителя.» (Решение СИП от 24.02.2021 по делу № СИП]-949/2020)

Судьи: Сидорская Ю.М., Ерин А.А., Лапшина И.В.

Получается, что две больших сети регионального уровня со схожими КО сосуществовать могут, а ТЗ с КО нет, потому что формально первый действует на территории всей России? Может, более логичной была бы охрана неприкосновенности появившегося ранее КО, но не допущение аннулирования ТЗ из-за него?

#ко #тз #судебнаяпрактика
Предмет доказывания при противопоставлении коммерческого обозначения товарному знаку

Раз уж заговорили о конкуренции КО и ТЗ, напомню, что входит в предмет доказывания по спорам об оспаривании ТЗ со ссылкой на КО.

📌 наличие либо отсутствие права на коммерческое обозначение (и тут сам по себе стандарт доказывания высокий);

📌 соотношение даты возникновения исключительного права КО и даты приоритета спорного обозначения;

📌 наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения КО (отдельных его элементов) и спорного обозначения;

📌 однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован ТЗ (или испрашивается правовая охрана), и видов деятельности правообладателя КО (товаров и услуг, относящихся к сфере такой деятельности);

📌 обстоятельства действия исключительного права на КО на дату приоритета товарного знака (п. 2 ст. 1540 ГК РФ);

📌 проверка сохранения действия исключительного права на КО на дату приоритета ТЗ или дату подачи возражения против предоставления ТЗ правовой охраны – при наличии соответствующего довода.

Раздел 2 Обзора СИП от 20.02.2020

#ко #тз #ппс #предметдоказывания #базазнаний