По роялти у ФНС сейчас более «глубокое погружение» в ситуацию, чем несколько лет назад.
Рассмотрим дело № А33-9821/2020, последний состоявшийся судебный акт – Постановление Арбитражного суда Восточно – Сибирского округа от 06.02.2023.
Общество подает заявку на регистрацию товарного знака, потом уступает права по этой заявке ИП (единственный участник и руководитель общества) за 30,6 т.р. (менее, чем затраты на регистрацию товарного знака), а потом выплачивает 180 млн роялти. ФНС исключала суммы роялти из состава расходов для целей налога на прибыль (а могла бы переквалифицировать в дивиденды, в этом случае было бы еще доначисление НДФЛ).
ФНС указывала следующее:
1. Товарный знак содержит значительную часть фирменного наименования общества.
2. Товарный знак является сходным до степени смешения с фирменным наименованием общества. Непринятие мер по защите исключительного права на фирменное наименование свидетельствует о поведении общества, отличном от обычного при данных обстоятельствах. Отказ общества от такого судебного спора является обстоятельством, подтверждающим общий вывод инспекции, об отсутствии в действиях общества по выплате лицензионных платежей признаков деловой разумности, и о наличии у последовательных взаимосвязанных сделок (договор уступки прав на заявку и лицензионный договор) основной цели, не связанной с их предметами, а именно цели - неуплаты налога на прибыль.
3. Сделка по уступке ИП права на заявку на регистрацию товарного знака на момент ее заключения являлась для общества убыточной, поскольку предусмотренная договором цена в размере 30 600 руб. не покрывает расходов, произведенных обществом при подаче заявки в органы Роспатента, и несопоставима с суммой лицензионных платежей (180 млн. руб.), которую общество впоследствии обязалось выплатить ИП.
4. При реализации пиломатериалов, общество фактически использовало схожие товарные знаки. Данное обстоятельство подтверждается бланкам официальных писем общества, протоколом осмотра, информацией, размещенной на официальном сайте общества, письмами контрагентов.
5. Регистрация товарного знака за ИП без последующего заключения лицензионного договора с обществом, не имела экономического смысла. ИП не производил и не реализовывал товары, в отношении которых товарному знаку предоставлена правовая защита.
6. Узнаваемость и ценность схожему товарному знаку создавало только общество, у покупателей товарный знак ассоциируется только с обществом.

Итог следующий: первая инстанция – победа налогоплательщика, апелляционная и кассационная инстанция за ФНС.

По этому же налогоплательщику (выездная проверка за следующий период) сейчас в суде рассматривается другое дело (№ А33-13017/2022), 05.06.2023 налогоплательщик уже проиграл в первой инстанции.

В Постановлении АС Московского округа от 13.07.2016 по делу № А40-153860/2015 (спор выигран налогоплательщиком) ФНС исключала из расходов налогоплательщика (общество на ОСН) суммы, перечисленные в качестве роялти взаимозависимому обществу на УСН. Налогоплательщик представил заключение эксперта о том, что рыночный размер роялти по пивным товарным знакам находится в диапазоне 0,09 – 9% от выручки и платежи были в пределах этого диапазона.

Об этом, а также о многом другом (судебная практика по роялти и не только) буду рассказывать на вебинаре 12.07.2023 по налоговому планированию и оптимизации налогообложения (программа и инструкция по регистрации по ссылке https://news.1rj.ru/str/victornalogi/152, также можно приобрести запись вебинара).

Интересное про бизнес-модель серийного фото-истца "Антипиратские технологии".

Всего лишь 14 клиентов, в банке которых 5 млн. фотоизображений, генерируют 280 исков в месяц. Уже обогнали по числу исков небезызвестную "Восьмую заповедь".

С фотографами заключают договоры доверительного управления. Себе оставляют 75% от присужденных сумм (авторское право - оно ведь в первую очередь для защиты интересов авторов, да? 🙂).

С миру по нитке - голому рубаха. В 2021 году выручка была 25 млн. руб. Потом сильный рост, актуальные цифры не раскрываются. Успешный успех налицо: уже попали в Forbes )

Эффективных медиаторов вам в ленту )

Выход есть.

Битва за эксперта: как отвести кандидатуры оппонентов и отстоять свои?

Рассмотрение дел о защите нарушенных интеллектуальных прав часто сопряжено с назначением судебной экспертизы. Стандарты доказывания по разным категориям ip-cпоров могут предусматривать обязательное назначение экспертизы (патенты), привлечение специальных знаний без обязательного назначения экспертизы (программы для ЭВМ) либо назначение экспертизы в исключительных случаях по усмотрению суда (товарные знаки).

Повсеместно отмечается, что по какому-то закону Вселенной эксперты как правило дают заключения в пользу той стороны, которая предложила их кандидатуры для назначения экспертизы. Поэтому обоснование суду предложенных кандидатур и одновременно отвод кандидатур оппонента может предопределить итоговый результат рассмотрения дела по существу.

Давайте рассмотрим как выиграть в суде "битву за эксперта".

▪️Образование

Это наиважнейший критерий, которым руководствуются судьи при выборе эксперта. Образование (по диплому, а не краткосрочные курсы) должно быть релевантным предмету назначаемой экспертизы. Если образование "не то", значит соответствующее лицо не может рассматриваться как обладающее специальными знаниями по вопросам назначаемой экспертизы. Фильтр по диплому сразу позволяет забраковать предложенные оппонентами кандидатуры экспертов.

▪️Аффилированность

В данном случае под аффилированностью понимается наличие любых взаимосвязей конкретной кандидатуры со стороной судебного спора, что исключает её независимость и беспристрастность в исходе дела. Так, недавно в деле о нарушении права на программу для ЭВМ нашим оппонентом ООО "1С" была предложена кандидатура эксперта с представлением выданных ему дипломов и сертификатов как сотруднику ООО "Три С". Переход на сайт данной организации показал, что она является официальным франчайзинговым партнером ООО "1С" в г. Самара. Другую предложенную ООО "1С" кандидатуру в рамках того же дела удалось отвести на основе найденного с помощью сервиса Caselook судебного акта, в котором было указано, что этот человек в качестве ИП осуществлял оказание услуг по разработке программных продуктов "1С".

▪️Стоимость и срок проведения экспертизы

Назначение экспертизы - это своеобразный тендер равнодопустимых кандидатур экспертов. Здесь действует принцип процессуальной экономии во всех её смыслах (минимизация судебных издержек и оптимальность срока проведения экспертизы). Однако далеко не всегда принцип "и дешевле, и быстрее!" может сработать при выборе эксперта. Так, например, существенное отклонение в меньшую сторону от средних значений цены и времени проведения экспертизы может вызывать у судьи подозрение в искусственном их занижении с целью назначения экспертизы "нужному" эксперту.

▪️Дополнительные статусы

При прочих равных более выигрышно будут смотреться кандидатуры экспертов, имеющие документы о добровольной аттестации в ассоциациях судебной экспертизы (СУДЭКС, Ассоциация судебных экспертов России и др.), а также имеющие иные статусы, подтверждающие их "экспертность" (ученая степень, статус патентного поверенного, дополнительное образования в узкой предметной области назначаемой экспертизы и т.д.).

Если кандидатур больше чем две, для облегчения судье выбора эксперта целесообразно подготовить сводную таблицу по имеющимся кандидатурам, в которой расставить нужные акценты.

Во вложении шаблон сводной таблицы по кандидатурам экспертов, в котором для удобства кандидатуры ранжированы по цене проведения экспертизы.

Про юридическую литературу я тут уже писал — размер имеет значение. Хочу порекомендовать вам очередную качественную книжку — и она снова толстая (почти 1000 стр.).

"Новое экономическое уголовное право". Автор профессор кафедры уголовного права МГЮА им О.Е. Кутафина, бывший адвокат Иван Анатольевич Клепицкий.

Обычно то, что написано по уголовному праву, невозможно читать. Здесь же наличествует и живость языка, и оригинальность мысли. Оказывается уголовное право может быть интересным. Автор сразу в предисловии вызывает симпатию к себе самоироничным дисклеймером: "Эта книга слишком толстая, чтобы читать ее целиком. Не делайте этого, это опасно для здоровья".

То что это не просто комментарий проиллюстрирую на фрагменте, который понравится Анатолию Семёнову: "Запрещая "серый импорт", российские власти тем самым вводят против России экономические санкции, действуя в угоду зарубежным и транснациональным корпорациям, обеспечивая им возможность ограничивать конкуренцию на российском рынке" (стр. 645).

Конечно, книжка не лишена недостатков. Не все экономические составы раскрыты с одинаковым уровнем качества материала. Так, например, ст. 146 УК (она, кстати, по мнению автора, де-факто экономическая) изложена весьма поверхностно с изложением практики ее применения актуальной около 10 лет назад. Однако подобные моменты не преуменьшают достоинств работы, так как известно, что "нельзя объять всё бланкетное необъятное".

#ipbooks

На форум едет настоящий бомбардир в праве – Евгений Дедков, он крутит фирменные марсельские рулетки на игровом поле уголовного кодекса.

Евгений – Управляющий партнер коллегии адвокатов «Дедков и партнеры», российский и евразийский патентный поверенный. Уже более 18 лет он играет в пространстве юриспруденции.

Является одним из ведущих юристов России по спорам с организациями по коллективному управлению авторскими и смежными правами.

В рамках секции Евгений поделится успешным опытом защиты по кейсу о незаконном использовании объектов авторского права, а именно расскажет о том, как работает конвейер дел по статье 146 УК РФ и как с этим бороться.

😎14 - 17 сентября 2023, Воронеж ждет!

Подробности о спикерах и секциях
Подробности форума

Тут пишут, что шансы на отмену в Суде по интеллектуальным правам чуть ли не 1/4. 10 лет назад на заре становления суда, пожалуй да, но сейчас "ощущается", что это не так. Феномен профессионального выгорания судей и снижения за годы их работы чувствительности к нарушениям нижестоящих судов, являющихся основаниями для отмены обжалованных судактов, ждёт своего научного исследования.

Ниже опрос подписчиков канала: как вам "молодой" и современный СИП в плане шансов на отмену?

Самые «отменяемые» категории дел в кассации

Проанализировали статистику за прошлый год в арбитражных судах округов. Вот по этим категориям чаще всего меняют или отменяют судебные акты.

Как вам шансы на победу? Про какие категории дел, которые не попали в таблицу, было бы интересно узнать статистику? Пишите в комментарии 👇

Подытоживая тему "Стратегия защиты добросовестный ответчик" (когда добровольно платим сумму, которую точно взыщут по суду).

Клиент получил требование о взыскании компенсации в сумме 182 тыс.руб. В ответе на претензию обосновал в качестве разумной и перечислил правообладателю 10 тыс. руб. Правообладатель посчитал, что мало и подал иск. Суд согласился с ответчиком и в иске отказал в связи с добровольным исполнением обязательства на претензионной стадии урегулирования спора. Сегодня с правообладателя взысканы 335 тыс.руб. судебных расходов. То есть за ним победа, но на 100% пиррова.

Получилось бы это, если бы компенсация была снижена судом до тех же 10 тыс. руб.? Вопрос риторический.

В чем разница между ходатайством и заявлением?

С одной стороны, капитан очевидность. С другой стороны, в процессуальных кодексах нигде не написано и вроде как синонимы.

Итак. Ходатайство - это когда мы просим суд принять промежуточное процессуальное решение по делу. Заявление - когда принимаем процессуальное решение по делу сами и извещаем об этом суд.

Глава СИП Новоселова: прошедшие 10 лет законодательство в сфере ИС очень активно развивалось
https://www.rapsinews.ru/judicial_analyst/20230901/309176335.html

В сентябре этого года Суду по интеллектуальным правам исполняется 10 лет. В День знаний председатель СИП Людмила Новоселова рассказала РАПСИ о важных изменениях в сфере интеллектуальной собственности, законодательном регулировании и интересных случаях из практики.

"Спасение утопающих отвечающих - дело рук..."

Отрадно, что в своем интервью председатель Суда по интеллектуальным правам Л.А. Новоселова обращает внимание на проблему защиты интересов ответчиков от серийных исков о защите интеллектуальных прав. Суммы таких исков относительно небольшие. От правообладателей проще откупиться, чем спорить, хотя при оспаривании суммы компенсаций могут быть снижены судом.

Однако предлагаемый способ решения видится утопичным. "Предпринимательским сообществам в регионах вполне можно было бы организовать постоянно действующие группы (возможно на базе юридических ВУЗов), которые бы за минимальную плату или безвозмездно консультировали бы по вопросам поведения".

А может просто за счет механизма взыскания судебных расходов установить баланс прав и законных интересов сторон, обеспечив законные ожидания ответчика на возмещение своих процессуальных издержек при успешной защите от необоснованного, как минимум по сумме компенсации, иска? Тем более, что выше по тексту услуги профессиональных представителей сравниваются с дорогими услугами стоматолога, а также председателем СИПа не одобряется самолечение.

Если же услуги квалифицированных представителей объективно дорогие, то тогда почему повсеместно, по мнению судей, их стоимость является неразумной и не достойной полного или пропорционального финансовому результату дела возмещения?

Жалоб больше, случаев привлечения к ответственности меньше

Число жалоб на судей выросло в 2022 г. на 13%. Если в 2021 г. в Высшую квалификационную коллегию и квалификационные коллегии регионов на них пожаловались более 35 800 раз, то в 2022 г. – 40 300 раз. В жалобах на дисциплинарные проступки говорилось в частности: о грубом или систематическом нарушении правовых норм (81%); о волоките (15%); неэтичное поведение судьи (3,2%). Тем не менее наказывали судей крайне редко. К дисциплинарной ответственности привлекли в 208 случаях (0,52%) и лишь 17 судей (0,04%) отстранили от работы. @ravenstvomedia

Иллюстрация к тезису американского адвоката Джерри Спенса о том, что судьи принимают решение сердцем.

Сегодня мой партнер, адвокат Светлана Кололеева выиграла спор в 17 Арбитражном апелляционном суде у Администрации г. Лесной Свердловской области. Суть дела такова. ООО "Киномир-Лесной" выкупило в рассрочку у муниципалитета здание кинотеатра. Большая сумма выкупной цены была выплачена. Но потом случилась пандемия и исход голливудских студий из России. Кинотеатр в силу возникших финансовых трудностей не смог далее исполнять выкупные обязательства.

Сначала администрация взыскала сумму долга, а потом отдельным иском потребовала расторжения договора, возврата здания и взыскания крупной неустойки за нарушение обязательств. Получалось, что кинотеатр утрачивал и здание и деньги, ранее выплаченные и взысканные за него, а также присуждался к выплате большой неустойки. В связи с этим был подан встречный иск о расторжении договора и о взыскании с администрации неосновательного обогащения в размере выплаченной и взысканной суммы за вычетом платы, которая бы причиталась муниципалитету за пользование зданием кинотеатра. Возник спор какой коэффициент для расчета этой платы применять и от этого зависело кто кому в итоге должен заплатить. В связи с отсутствием прямого регулирования спор предстояло решить суду прежде всего по "праву справедливости".

В итоге в результате зачета встречных требований администрация осталась должна кинотеатру около 6 млн. рублей.

Публикую комментарий Светланы из нашего чата.

"Мне кажется, вера в себя и в ту формально-юридическую истину по делу, которую мы выявили и установили (создали, если так можно выразиться) , - это самое важное в работе юриста.

Когда я начала работу по делу я не знала как мы обоснуем, что надо применить коэффициент 0,08, когда в действующем акте написано 0,6. А между тем разница для клиента из-за этого 9 млн. Но результат таков: суд принял наш расчёт и применил коэффициент 0,08.

Успех был, как мне кажется, в хорошей подготовке и работе с доказательствами и эмоциональной окраске сухих юридических фактов.

Хотя казалось бы какие могут быть эмоции у цифр 🤷‍♀️🤩. Вот такой поучительный кейс".

Наглядная демонстрация

Если что-то можно увидеть непосредственно, предоставьте такую возможность судье. Судьи - люди, которые устают от бесконечных текстов юридических документов и говорения одного и того же из процесса в процесс. Демонстрация предмета спора оживит судебное заседание и будет воздействовать на чувства судьи, которые приводят к формированию внутреннего убеждения относительно того как решить дело.

Формы демонстрации:

▪️приобщение предмета к материалам дела в качестве вещественного доказательства;

▪️представление на обозрение без приобщения;

▪️демонстрация видеозаписей или операций, выполняемых в компьютерных программах;

▪️осмотр интернет-сайта или содержимого электронной почты непосредственно в судебном заседании.

Примеры из практики: приобщенная к материалам дела по патентному спору строительная каска, которая потом "путешествовала" по всем судебным инстанциям, представленные в материалы дела видеозаписи неработоспособности технического решения, изготовленного в соответствии с формулой изобретения; демонстрация с привлечением специалиста работы с файлами чертежей в программе "Компас 3D".

На фото ниже - представленный вчера в Арбитражный суд г. Москвы на обозрение судьи образец изделия елецкого кружева клиента, наглядно показывающий отсутствие в его действиях состава недобросовестной конкуренции. Судья не захотела слушать позицию, которая была изложена в отзыве, зато с удовольствием подержала в руках данный образец, спросила как это делают, сколько времени занимает процесс работы и сколько стоит такое изделие. После чего было вынесено судебное решение в нашу пользу.