🛒 Судебная практика по делам о незаконном использовании товарного знака (ст. 180 УК РФ)

Статья 180 УК РФ предусматривает ответственность за незаконное использование чужого товарного знака (контрафакт), если это совершено неоднократно или причинило крупный ущерб.

Суды очень противоречиво трактуют два указанных признака.

🕵‍♂️ Подробно изучив судебную практику, адвокаты АБ «Феоктистов и партнёры» Руслан Долотов и Сергей Пархоменко в статье для журнала «Уголовное право» пришли к выводу, что:

📌 крупный ущерб в ст. 180 УК РФ должен устанавливаться по размеру неполученного дохода (упущенной выгоды);

📌 незаконное использование чужого товарного знака по признаку «причинение крупного ущерба» окончено с момента ввода контрафактной продукции в гражданский оборот;

📌 суды нередко признают результаты проверочных закупок недопустимыми доказательствами, что приводит к исключению признака неоднократности.

Ниже можно почитать всю статью.

Суд по интеллектуальным правам обсудит вопросы охраноспособности фотографий

Дела о взыскании компенсаций за нарушение прав на фотографии, по всей видимости, настолько утомили Суд по интеллектуальным правам, что на обсуждение вынесен вопрос о пересмотре устоявшегося в судебной практике подхода о том, что авторским правом a priory охраняется любая фотография.

Обсудить вопросы охраноспособности фотографий (справка СИПа по ссылке) предлагается на заседании НКС при СИП, которое состоится 16.02.2024 в рамках XII Международного юридического форума «Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики» на базе МГЮУ им. Кутафина (мнения по поставленным вопросам можно направлять по адресу sip.nks＠ARBITR.RU).

Лично я за ужесточение подхода. На мой взгляд, суды после принятия в 2009 году постановления Пленума ВС и ВАС № 5/29 по части 4 ГК РФ стали неправомерно отождествлять фотографическое произведение как объект авторского права и фотографию как объективную форму выражения фотографического произведения.

Не зря же в ст. 2 (2) Бернской конвенции и п. 1 ст. 1259 ГК указано, что в качестве объектов авторских охраняются "фотографические произведения, к которым приравниваются произведения, выраженные способом, аналогичным фотографии", а в литературе (Канторочич И.А. Основные идеи гражданского права. М., 2009. С. 364; Право интеллектуальной собственности. Т. 2. Авторское право / Под ред. Л.А. Новоселовой. - М, 2017. С. 28) и подп. 5 п. 1 ст. 1274 и ст. 1276 ГК выделятся "способ фотографического воспроизведения".

Не любая фотография (способ фиксации информации) является фотографическим произведением. Точно также как не любой текст является литературным произведением и также как не любая аудиозапись является фонограммой.

Поэтому в судебном процессе ответчик не может быть лишен возможности опровергнуть охраноспособность фотографий, по поводу использования которых к нему предъявлен иск.

Однако просто признать это совершенно недостаточно. Необходимо также выработать критерии отнесения фотографии к фотографическому произведению.

В 1928 году И.А. Канторочич отмечал особый характер фотографических произведений как объектов авторского права. "Все эти произведения получаются механическим путем, вследствие чего в деятельности фотографа, в отличие от деятельности художника, нет того творческого элемента, которым обусловливается авторское право на художественные произведения". Вместе с тем он писал, что защита фотографических произведений оправдывается тем, что "от фотографа требуется известный вкус и расположением предметов и композиции, умение пользоваться настоящим освещением, техника отделки негатива и ретуши и т.д." (Канторочич И.А. Указ соч. С. 365, 366). Со времени написания этих слов технический прогресс шагнул далеко вперед и процесс создания фотографии, теперь цифровой, стал ещё более механическим и мгновенным.

На мой взгляд, решая вопрос об охраноспособности фотографии необходимо учитывать не только признаки, устанавливаемые по исследуемому фотоизображению, но также и фактические обстоятельства создания фотографии.

🔻Признаки, устанавливаемые по исследуемому фотоизображению (установление может потребовать привлечения специальных познаний):

▪️выбор объекта съёмки
▪️постановка света
▪️выбор ракурса
▪️цветокоррекция и обработка фотоизображения и т.д.

🔻Фактические обстоятельства создания фотографии

▪️цель создания фотографии
▪️создание снимка в рамках профессиональной деятельности фотографа
▪️заключение соглашения с моделью или договора на проведение фотосъемки
▪️предварительная подготовка модели для съемки (макияж, образ и т.д.)
▪️предварительная подготовка композиции для съемки
▪️использование фотографом специального оборудования
▪️наличие серии фотоснимков, из которых была выбрана спорная фотография и т.д..

В общем необходимо учитывать всё то, что способно подтвердить, что исследуемое фотоизображение явилось результатом значительных затрат труда автора и приложением его умений и не является банальной фотофиксацией окружающей действительности.

Выиграл процесс на стороне ответчика о взыскании за всю мою практику самой крупной суммы компенсации (over 41 м).

В иске отказано полностью! Причем очень "сложной" судьей.

Скоро на канале очередная порция процессуальных лайфхаков.

На IP конференции в МГЮУ им. О.Е. Кутафина с мэтром Иваном Анатольевичем Близнецом и адвокатами Инной Карташевой и Юлией Вербицкой

Кейс "сложная судья"

Я часто объясняю клиентам, что динамика каждого судебного дела определяется "правилом треугольника" 🔺. Углами этого треугольника являются👨‍🎓представитель истца,👨‍🎓представитель ответчика и 👩⚖️судья. Как будет проходить судебное разбирательство и насколько оно затянется зависит от профессиональных и личных качеств его участников.

При защите ответчика ООО "Кружевной край" по иску ООО фабрика НХП "Елецкие кружева" в Арбитражном суде Липецкой области в деле № А36-11299/2022
столкнулся с не очень сильным процессуальным оппонентом, но зато весьма со специфической судьей, прославленной далеко за пределами данного региона слишком медленным стилем рассмотрения дел.

В нашем случае каждое заседание после отложения начиналась как с чистого листа: судья неверно оглашала наименование ответчика ("Кружевной РАЙ"), неверный предмет судебного разбирательства и ошибочные суммы исковых требований. Иск был предъявлен о защите исключительных авторских прав и права на наименование места происхождения товара "Елецкие кружева". Истец несколько раз уточнял размер исковых требований по каждому основанию. Но каждый раз после отложения судья оглашала, что слушается дело о нарушении права на товарный знак и называла неверные суммы принятых на тот момент к рассмотрению исковых требований. Эти ошибки воспроизводились в каждом определении об отложении судебного разбирательства. Несмотря на то, что никаких новых доказательств длительное время сторонами не представлялось, процесс превратился в перманентный "день сурка" без какого-то шанса на его окончание в обозримом будущем.

Дополнительной проблемой являлась манера судьи давать подсказки оппоненту о совершении необходимых процессуальных действий. Так, несмотря на то, что иск в части авторских прав являлся абстрактным, так как истец заявлял о нарушении авторских прав на изготавливаемую продукции в целом, не называя конкретные произведения и их авторов, судья по своей инициативе поставила на обсуждение вопрос о назначении экспертизы. Естественно, после этого истец заявил соответствующее ходатайство, предложил кандидатуры экспертов и внес средства на депозит суда за проведение экспертизы.

Против данного негативного сценария хода процесса был найден следующий рецепт лечения:
☑️ 1 преюдициальный процесс в Арбитражном суде г. Москвы и его форсированное рассмотрение;
☑️ 2 подготовленных проекта судебных акта;
☑️ 1 ходатайство об исправлении ошибок в определениях суда;
☑️ 1 заявление на имя председателя Арбитражного суда Липецкой области об ускорении рассмотрения дела;
☑️ 1 возражение на ходатайство о назначении экспертизы.

Преюдициальный процесс истец затеял сам, оспорив в Арбитражный суд г. Москвы решение апелляционной комиссии ФАС России, которым было отменено решение Липецкого УФАС о признании ООО "Кружевной край" совершившим акт недобросовестной конкуренции ООО фабрика НХП "Елецкие кружева" ввиду смешения, возникшего в связи с неправомерным использованием НМПТ "Елецкие кружева" (дело А40-86372/2023).

Сначала мне казалось, что дело в АСгМ нужно приостановить до вступления в законную силу судебного акта по делу АС Липецкой области. Но потом, когда стало понятно что конца и края рассмотрению в АС Липецкой области нет, было принято решение наоборот форсировать рассмотрение в АСгМ.

При том что в обоих делах рассматривались одни и те же спорные отношения, для вынесения решения АСгМ потребовалось 1/3 времени затраченного на это АС Липецкой области. Однако само решение АСгМ оказалось не очень полезным для финализации процесса в АС Липецкой области. Судья АСгМ отписала решение на основе отзыва ФАС России в котором было указано, что в действиях ООО "Кружевной край" отсутствуют признаки нарушения антимонопольного законодательства независимо от наличия нарушения интеллектуальных прав (а значит, этот вопрос оставлен открытым)...

Продолжение

Поэтому после того как 9 Арбитражный апелляционный суд оставил решение АСгМ в силе, было принято решение оперативно подготовить и направить проект текста апелляционного постановления. В нем дополнительно было указано, что ООО "Кружевной край" не было допущено нарушений авторских прав и права на НМПТ "Елецкие кружева", и, в частности содержался вывод, что как таковая продукция ООО фабрика НХП "Елецкие кружева" авторским правом не охраняется. К моей большой радости, суд апелляционной инстанции отписал свое постановление на основании представленного проекта.

После этого в АС Липецкой области были подготовлены и поданы:
📌ходатайство о приобщении постановления 9 ААС;
📌проект решения АС Липецкой области об отказе в иске;
📌возражения на ходатайство истца о назначении экспертизы;
📌ходатайство об исправлении ошибок в определениях суда в части указания существа исковых требований.

Однако назначенное заседание на декабрь 2023 года в АС Липецкой области не состоялось по причине болезни судьи. После этого вновь в картотеке арбитражных дел появилось определение об отложении рассмотрения дела с ошибками относительно существа исковых требований. А ближе к назначенному заседанию стало понятно, что судья не намерена рассматривать поданное ходатайство об исправлении ошибок в промежуточных судебных актах.

Поэтому я решил подать на имя председателя Арбитражного суда Липецкой области заявление об ускорении рассмотрения дела с указанием на существенное затягивание процесса ⌛, вызванное главным образом тем, что за более чем 1 год судебного разбирательства судьей так и не был определен характер спорного отношения и постоянно указываются несуществующие исковые требования.

Волшебным образом 💫 это перемолотило ход судебного разбирательства. На следующей день после подачи заявления об ускорении в картотеке появилось определение АС Липецкой области об исправлении допущенных технических ошибок в промежуточных судебных актах. Затем в судебном заедании 5 февраля рассмотрено и отклонено ходатайство истца о назначении экспертизы. А после перерыва 15 февраля оглашено судебное решение об отказе в удовлетворении исковых требований ООО фабрика НХП "Елецкие кружева" в полном объеме 🎯🎊.

Очередной проигрыш налогоплательщика по роялти - Решение АС Ханты – Мансийского округа от 04.10.2023 по делу № А75-10934/2023 (камеральная проверка по налогу на прибыль, налогоплательщик обжаловал судебный акт, заседание суда апелляционной инстанции будет 21.12.2023).
Про другие кейсы писал здесь: https://news.1rj.ru/str/victornalogi/178 (в этом посте есть также ссылка на успешное дело) и здесь https://news.1rj.ru/str/victornalogi/177 («дело Пятерочки», 9ААС 14.09.2023 оставил решение, о котором шла речь в посте, без изменения; следующее заседание арбитражного суда кассационной инстанции 21.12.2023).
В деле № А75-10934/2023 была следующая ситуация.
ИП, он же участник общества, он же правообладатель товарного знака с 2014 года, заключил с обществом в 2018 году лицензионный договор на право использования обществом товарного знака.
Плата составляла сначала 2% от выручки, потом 5%, потом 5,6%, потом 4%.
До заключения договор общество использовало товарный знак без оплаты.
Помимо доходов от использования товарного знака у ИП были доходы от аренды, процентные доходы, связанные с предоставлением займа. По тексту судебного акта указано, что расходы на осуществление коммерческой деятельности отсутствуют.
Основным видом деятельности общества является торговля оптовая подъемно-транспортными машинами и оборудованием.
Суд согласился с ФНС в том, что процесс возникновения, создания и продвижения товарного знака не связан с деятельностью ИП.
Далее цитата из судебного акта:
«Именно ООО «Импорт-лифт» и его деятельность служат основным источником продукции, которую определяет и идентифицирует товарный знак «Импорт-лифт». Представленными доказательствами так же подтверждается, что ООО «Импорт лифт» самостоятельно определял размер лицензионного платежа с учетом показателей финансово-хозяйственной деятельности общества.
При этом в 2019 году имело место снижение выручки ООО «Импорт лифт» на 18,5%, и принято решение об увеличении процентной ставки лицензионного платежа».
Также суд согласился с выводами налогового органа о том, что выплата денежных средств в адрес ИП под видом лицензионных платежей, а не дивидендов позволила исчислить единый налог по УСН по ставке 6%, а не НДФЛ по ставке 13%, а также в случае полной оплаты задолженности общества перед ИП, последний утратил бы право на применение УСН в связи с превышением предельного размера дохода.
Суд сделал вывод о том оформление лицензионного договора на использование товарного знака с индивидуальным предпринимателем не имело экономического смысла, так как узнаваемость такого знака являлось результатом деятельности самого общества, а не предпринимателя. При наличии положительной деловой репутации в целях индивидуализации на товарном рынке общество имело возможность самостоятельно зарегистрировать товарный знак. Между тем общество такой возможностью не воспользовалось и приобрело в пользование товарный знак предпринимателя, который фактически не осуществляет схожие с обществом виды деятельности.
Далее следуют выводы суда о том, что затраты не соответствуют ст. 252 НК РФ и о необоснованной налоговой выгоде, полученной налогоплательщиком.
Причем неприятности налогоплательщика только налогом на прибыль могут не ограничится (понятно, что по результатам камеральной проверки декларации по налогу на прибыль ФНС доначислить иные налоги не могла).
Период, охваченный камеральной проверкой – 2021 год. В 2024 году ФНС может провести выездную проверку и охватить 2021, 2022, 2023 годы (а также законченные отчетные периоды незаконченного налогового периода 2024, НДФЛ – по дату вынесения Решения о назначении выездной проверки).
А дальше платежи по роялти могут быть переквалифицированы в дивиденды.

Голосуй, а то проиграешь! )

Демократия от Суда по интеллектуальным правам.

На заседание НКС СИП в МГЮУ им. О.Е. Кутафина 16 февраля по обсуждению вопросов охраноспособности фотографий не пустили. Зато можно выразить vox populi путем голосования.

День хороших IP новостей.

✅ Коллеги завершили в первой инстанции сложное дело о нарушении авторских прав и взыскали с нарушителей в пользу клиента 18 млн. руб. компенсации.

✅ Прокурор в суде заявил ходатайство о переквалификации обвинения в отношении доверителя с тяжкого п. "г" ч. 3 ст. 146 УК на небольшой тяжести ч. 2 ст. 146 УК.

✅ Опубликовано решение Арбитражного суда Липецкой области, составленное на основе подготовленного мной проекта, об отказе в удовлетворении иска к клиенту о взыскании компенсации за нарушение авторских прав и права на наименование места происхождении товара, цена которого в моменте составляла более 41 млн. руб.

Вот представленный в суд проект решения.

Если сопоставить с итоговой версией суда, то станет видно, что суд осуществил не воспроизведение, а творческую переработку 😄

Коротко про ИИ

Уважаемые коллеги!
В среду, 21 февраля, состоялся вебинар на тему: "Доказывание в суде".

С записью вебинара можно ознакомиться на YouTube-канале Коллегии по ссылке - https://www.youtube.com/watch?v=DNyLTGB70Zw

Мы благодарим всех участников и будем рады, если Вы поделитесь с нами Вашими впечатлениями от вебинара.

А мы уже планируем проведение нового вебинара - не пропустите наши новости!

Самозащита IP в 90-е )

Долгожданная победа в уголовном процессе

Поделюсь самой значимой для меня на сегодняшний день адвокатской победой.

После получения статуса адвоката в 2021 году я взял в работу защиту руководителя одного муниципального предприятия Свердловской области, который обвинялся по п. "г" ч. 3 ст. 146 УК РФ (максимальное наказание до 6 лет лишения свободы) в незаконном использовании ПО для проектирования "Компас 3D".

Хотя я и раньше участвовал в уголовном процессе в качестве представителя потерпевшего и в качестве защитника наряду с адвокатом, в данном случае выстраивать стратегию защиты и осуществлять ее реализацию впервые пришлось самому и с самого начала - со времени проведения доследственной проверки.

Фабула дела весьма типичная для уголовных дел о незаконном использовании ПО.

Руководителю организации под расписку сотрудником полиции было вручено "письмо счастья", т.н. обязательное представление о недопущении незаконного использования контрафактного ПО. Получив представление, руководитель незамедлительно поручила системному администратору предприятия проверить все компьютеры на предмет наличия нелицензионного ПО. Сисадмин отчитался руководителю, что такое ПО в ходе проведенной проверки выявлено не было. После этого в полицию был направлен письменный ответ об этом.

Спустя 1,5 месяца на предприятии проведена полицейская проверка, которая выявила установленное в 2020 и 2021 годах на 2 компьютерах ПО "Компас 3D"с признаками контрафактности. В связи с неисполнением руководителем врученного ему обязательного представления в отношении него было возбуждено уголовное дело по "г" ч. 3 ст. 146 УК РФ.

С целью избежания собственной уголовной ответственности сисадмин дал показания о том, что руководитель поручила ему проверить компьютеры организации только на предмет наличия нелицензионного ПО "1С". Вместе с тем один из сотрудников предприятия, на компьютере которого был обнаружен установленный в 2021 году экземпляр ПО "Компас 3D", дал показания о том, что эта программа была установлена по его личной просьбе и в тайне от руководителя сисадмином.

Однако следствие сначала ОМВД города, а затем и ГСУ Свердловской области в упор не желало замечать вину сисадмина и привлекло к уголовной ответственности руководителя, которая до этого инцидента даже не знала о существовании в природе обнаруженного на компьютерах предприятия ПО.

В итоге после 2 лет работы, 4 версий предъявленного руководителю обвинения и по завершении судебного следствия с допросом всех свидетелей уголовное дело было возвращено прокурору на основании п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ.

Фактически это означает оправдательный приговор!

Как понять, что судья хочет завершить рассмотрение дела?

В последнее время было несколько процессов, в которых выявился четкий маркер, по которому можно понять, что решение судьей уже вынесено и остается его только огласить.

Итак, что говорит о намерении судьи финализировать процесс?

Ритмичность рассмотрения судебного дела обеспечивается за счет отложений судебного разбирательства. Необходимость в отложении возникает в связи с представлением стороной доказательств, отзыва или возражений, заявлением различных ходатайств. Обычно судьи объявляют "тайм аут" для изучения новых вводных и предоставления возможности второй стороне подготовить свою правовую позицию. В разных судах стандартные периоды отложения отличаются, но, как правило, этот срок составляет примерно 1 месяц.

И вот вы замечаете, что судья при появлении новых процессуальных вводных объявляет "тайм аут" не в форме отложения, а в форме перерыва. Поскольку после недавних поправок в АПК РФ продолжительность перерыва увеличена в 2 раза и составляет 10 дней, теперь перерыв для судьи может выступать удобным заменителем отложения.

Объявление судей после серии отложений перерыва, а тем более нескольких последовательных перерывов - это явный признак того, что решение в голове судьи вынесено и вряд ли что уже сможет его изменить.

Что делать, если выявили этот маркер финализации процесса?

Если чувствуете, что процесс складывается в вашу пользу, поздравляю, можно предвкушать скорую победу. Если же наоборот, то в таком случае нужно срочно представить в материалы дела все не представленные ранее доказательства, заявить все ходатайства, которые согласно вашему плану ведения дела вы хотели заявить позднее. Если этого не сделать, то скорее всего представить эти доказательства и заявить ходатайства с хоть каким-то шансом на успех в суде апелляционной инстанции окажется невозможно.

Когда попросил снизить компенсацию, но судья уже отписала решение

Готовясь с экзамену на аттестацию в качестве патентного поверенного по специализации ГУ и НМПТ, в соответствующем Руководстве Роспатента нашел следующий IP анекдот. Как раз к 1 апреля.

На регистрацию географического указания подано обозначение "ВОДКА ЕССЕНТУКИ" в отношении товара "водка". Заявитель в подтверждение связи характеристик товара с местом его происхождения (производства) указал использование при производстве водки местного сырья, в частности, лечебно-столовой минеральной воды "Ессентуки".

В регистрации ГУ отказано по мотиву введения потребителя в заблуждение.

Как представлю вкус...