Стратегия защиты «добросовестный ответчик» через призму оценки Судом по интеллектуальным правам

На канале я подробно писал о том, как защищаться от исков о взыскании компенсаций за нарушение интеллектуальных прав с помощью стратегии защиты «добросовестный ответчик». Если предельно кратко, суть ее заключается в том, чтобы определить и выплатить правообладателю соразмерную компенсацию до подачи им иска в суд (без проведения переговоров и без заключения с ним соглашения).

Технически это можно сделать одним из двух способов: 1) перечислением денежных средств по известным банковским реквизитам и 2) внесением суммы в депозит нотариуса (ст. 327 ГК).

Теперь по результатам рассмотрения дел, в которых тестировались эти способы исполнения обязательства по добровольной выплате компенсации, в кассации Судом интеллектуальным правам можно подвести некоторые итоги.

Если дело Альянс-А vs. АКП Маминой показало, что с нотариальным депозитом могут быть проблемы (первая инстанция и апелляция его просто «не увидели» 🙈, а СИП в лице судьи Рогожина С.П. в постановлении от 07.03.2023 по делу А60-35031/2022 изрек, что почему-то в таком случае ответчику нужно доказать, что обязательство могло быть исполнено исключительно внесением нотариального депозита), то в деле Военторг vs. ИП Трошин А.Ю. СИП (с участием в составе тройки того же судьи Рогожина С.П.) согласился с тем, что перечисление обоснованной суммы компенсации на расчетный счет правообладателя прекращает обязательство и влечет вынесение решения об отказе в иске (постановление СИП от 09.03.2023 по делу № А60-57788/2021).

Из изложенного выше вовсе не следует, что нотариальный депозит это негодный инструмент. Как я писал, проблема дела Альянс-А vs. АКП Маминой заключалась в том, что не получилось перейти из упрощенного производства в общеисковой порядок рассмотрения. Если у кого-то получится успешно применить историю с депозитом, прошу об этом поделиться 🙏. Минуту славы на канале гарантирую 🙂.

Опубликованы "Рекомендации Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам по вопросам, возникающим при установлении одной экономической цели и единства намерений правонарушителя (пункты 56 и 65 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»)", утвержденные постановлением Президиума СИП от 15.02.2023 № СП-22/4.

Для внимательного изучения IP-литигаторами.

Не со всем согласен. Например с тем, что изготовление товара и продажа - это всегда самостоятельные нарушения.

А вот про использование фотографий в интернете согласен (значит, в деле № А60-35031/2022 всё-таки правы были мы, а ув. судья СИП Рогожин С.П. ошибся).

⚡⚡⚡ Итак, только что получили ответ на вопрос о том допустим ли иск лишь о публикации судебного решения (подп. 5 п. 1 ст. 1252 ГК РФ) от Арбитражного суда Республики Татарстан. ДА!

Нарушитель изменил свое фирменное наименование после предъявления к нему иска, но иск всё равно удовлетворен! В качестве способа восстановления доброго имени клиента, присвоенного нарушителем, ему придется оплатить счет известного федерального СМИ.

Ссылку на дело дам после того как появится мотивировка суда.

17 марта в 19:30 состоится онлайн-трансляция научного круглого стола на тему "Права авторов и иных правообладателей на вознаграждение в контексте запроса Суда по интеллектуальным правам в Конституционный Суд по делу № А07-30376/2018". Организатор - научный журнал Юридическая летопись.

Вопросы к обсуждению:

1) Природа права, предусмотренного п.3 ст.1263 ГК РФ. Является ли это право иным интеллектуальным правом или же оно является правомочием, входящим в состав исключительного права? Может оно ли передаваться?

2) Надлежащее урегулирование процессуального положения РАО в подобных делах: как должны решаться вопросы получения кинотеатрами информации о договорах авторов с РАО, как должны оцениваться различия в реестрах правообладателей разных юрисдикций, как должен обеспечиваться принцип состязательности с учетом неравенства экономических и организационных ресурсов РАО и кинотеатров?

Спикеры круглого стола:

🔸Мальцев Никита Михайлович (Городисский и Партнеры)
🔸Кожемякин Дмитрий Владимирович (РАНХиГС)
🔸Дедков Евгений Александрович ("Дедков и партнеры")
🔸Семенов Анатолий Вячеславович (НП "СПАС")
🔸Васильев Артём Сергеевич (преподаватель Уральской РШЧП)

❗️Ссылку на трансляцию опубликуем 16 марта в телеграм канале Nomica Chronica, предварительная регистрация не требуется. Чтобы не пропустить мероприятие, рекомендуем включить уведомления телеграм канала

Скоро в эфире

Друзья, направляем ссылку для участия в научном круглом столе на тему "Права авторов и иных правообладателей на вознаграждение в контексте запроса Суда по интеллектуальным правам в Конституционный Суд по делу № А07-30376/2018" https://telemost.yandex.ru/j/33390013959441

"Свинка Пеппа кейс" вернулся оттуда откуда не ждали

🧨 Страшное рассказывают.
Они даже не обжаловали, настолько боялись закрепить прецедент.
------------------
АСГМ от 03.10.2022
А40-166577/2022

💬 "Gymworld Inc (далее – заявитель) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании незаконным бездействия судебного пристава-исполнителя МОСП по ОИПНХ ГУФССП России по г. Москве Савро Ю.Н. (далее – ответчик, судебный пристав) в связи с не перечислением взысканных денежных средств; об обязании перечислить денежные средства представителю взыскателя «Gymworld Inc.» по доверенности - ООО «Семенов и Певзнер», взысканные в рамках исполнительных производств

По указанным исполнительным производствам денежные средства были взысканы с ООО «Трэйдстор» (далее – должник) и зачислены на депозитный счет Ответчика в размере: 6 009 373 руб. и 5 642 240 руб. соответственно, а в сумме в размере 11 651 613 руб.

Как усматривается из содержания решения Арбитражного суда г. Москвы от 07.09.2021 по делу №А40-240990/2020, суммы, взысканные арбитражным судом в рамках указанного дела, являются компенсацией за нарушение исключительных прав Заявителя на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации.

Таким образом, заявленная в рамках исполнительных производств сумма является суммой компенсации в связи с нарушением ООО «Трэйдстор» прав Gymworld Inc.

В тоже время в настоящий момент действует особый порядок исполнения обязательств перед некоторыми правообладателями, установленный Указом Президента РФ от 27.05.2022 №322 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми правообладателями» (далее– Указ № 322).

Распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022 №430-р «Об утверждении перечня иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц» утвержден перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских юридических и физических лиц (далее – «Перечень недружественных государств»).

Заявитель - Компания Gymworld Inc. – зарегистрирована в Республике Корея. Республика Корея включена в Перечень недружественных государств.

Таким образом, на Заявителя распространяется временный порядок исполнения денежных обязательств, связанных с использованием результатов интеллектуальной деятельности и (или) средств индивидуализации, предусмотренный Указом №322.

Таким образом, поскольку взысканная с ООО «Трэйдстор» в пользу Заявителя сумма компенсации является платежом, связанным с защитой исключительных прав, а Заявитель зарегистрирован в иностранном государстве, внесенном в Перечень недружественных государств, перечисление денежных средств Заявителю возможно только с соблюдением порядка, установленного Указом №322.

В тоже время Заявитель просит судебного пристава-исполнителя перечислить денежные средства не на открытый на имя Заявителя специальный рублевый счет типа «О», а на расчетный счет представителя Заявителя ООО «Семенов и Певзнер».

Однако Указ №322, устанавливая особый порядок исполнения обязательств перед отдельными правообладателями, к числу которых относится Заявитель, не предусматривает возможности каким-либо иным образом исполнять денежные обязательства перед указанными лицами.

По сути Указом № 322 установлен публично-правовой запрет на любые денежные перечисления в пользу правообладателей, связанных с государствами, включенными в Перечень недружественных государств, какими-либо способами, помимо установленного данным указом.

Каких-либо изъятий, связанных с перечислением денежных средств в рамках исполнительного производства, Указом № 325 не предусмотрено.

17 марта журнал "Юридическая летопись" провёл научный круглый стол на тему "Права авторов и иных правообладателей в контексте дела РАО против ДК г. Мелеуз". В мероприятии приняли участие: Е.А. Дедков, Е.А. Смирнова, А.В. Семенов, Д.В. Кожемякин, А.С. Васильев, Н.М. Мальцев. Модераторами дискуссии выступили К.Г. Киктенко, И.Р. Батищев, А.А. Козырин. Делимся видеозаписью круглого стола и тайм-кодами к нему.

00:00:00 — Начало мероприятия
00:00:22 — Представление спикеров
00:01:06 — позиция Е. А. Смирновой по вопросу правовой природы права п.3 ст.1263 ГК РФ
00:06:26 — позиция Е. А. Смирновой по поводу обоснованности существования права на вознаграждение в текущих реалиях
00:11:38 — Дело № А53-21403/2013 «Кинотеатр Комсомолец»
00:19:06 — Стоит ли сохранять в законодательстве п. 3 ст.1263 ГК РФ?
00:22:06 — Рационально ли предоставлять средства защиты прав отдельных авторов в условиях рыночной экономики, если основными правообладателями являются продюсеры?
00:24:22 — Позиция Н.М. Мальцева по поводу должных характеристик права на вознаграждения и проблем регулирования подобных прав
00:34:50 — Позиция Н.М. Мальцева как квалифицировать права, подобные праву из п. 3 ст.1263 ГК РФ?
00:40:30 — Вопрос о необходимости сделать неотчуждаемые права доступными для гражданского оборота
00:44:30 — Вопрос о распределении бремени доказывания принадлежности прав в деле А07-30376/2018
00:47:22 — Вопрос о должном стандарте доказывания принадлежности прав авторам, если суд должен исследовать авторские реестры других юрисдикций
00:49:30 — Позиция А.В. Семенова по поводу истории и результатов формирования позиций о процессуальном статусе РАО в исках о защите прав авторов
1:01:32 - Может ли личное имущественное право композитора принадлежать правообладателю аудиовизуального произведения. Учёт режима взаимности.
1:07:23 - Аффидевит в практике Суда по интеллектуальным правам
1:09:57 - РАО - частная налоговая инспекция
1:13:46 - Позиция А. С. Васильева по вопросу правовой природы права п.3 ст.1263 ГК РФ
1:18:57 - Обсуждение компенсации - деликт или кондикция?
1:21:06 - Почему право, предусмотренное п.3 ст.1263 имеет неотчуждаемый характер?
1:30:21 - Вопрос конфликта юрисдикций при осуществлении права на вознаграждения по п.3 ст.1263 ГК РФ
1:35:29 - Нарушение права автора на вознаграждение - деликт или кондикция ?
1:40:44 - значение творческого начала и художественной ценности в американском правопорядке
1:45:53 - Идеальная юрисдикция в области авторских прав
1:48:00 - Доклад Е.А. Дедкова
1:50:15 - О схожих делах на рассмотрении СИП
1:52:20 - О теоретических аспектах права на вознаграждение
1:55:00 - История РАО и вопроса вознаграждения
1:59:00 - Перемена парадигмы РАО, новый этап массовых исков
2:05:40 - Как пришли к проблеме иных правообладателей?
2:14:50 - Немного о "креативе" РАО с уточнением исковых заявлений
2:28:00 - О диллеме СИПа
2:28:50 - Вопросы А. Семенова по распределению вознаграждения
2:32:50 - Ответы Е. Дедкова, договорные и недоговорные обязательства
2:43:30 - Ремарка А. Семенова о запросах в КС, ст. 1263 и процессуальные вопросы
2:45:28 - Д. Кожемякин о постановлении КС о снижении компенсации
2:47:30 - Об абстрактном и конкретном нормоконтроле
2:48:30 - Историческая точка зрения на запрос
2:49:30 - О 42 рублях в деле Меладзе
2:59:20 - Ответ Е. Дедкова
3:12:35 - О позиции КС по расширению круга авторов
3:20:20 - Слово И. Батищева
3:22:45 - Слово А. Козырина
3:24:04 - Об исполнении Указа Президента РФ о недружественных странах
3:31:32 - Завершающее слово К. Киктенко

https://www.youtube.com/watch?v=n_wW25F_f3I&t=2s

Множественность нарушений прав ИС в уголовном процессе

Если цивилистический процесс применительно к проблеме множественности нарушений прав ИС уже дошел до стадии толкования толкований (НКС СИП толкует п. 56 и 65 Постановления Пленума ВС № 10 от 23.04.2019), то уголовный процесс — это «вещь в себе», которая по степени абсурда как из известного произведения Кафки.

Проиллюстрирую это на конкретном примере.

В настоящее время я защищаю интересы директора предприятия, которого обвиняют по п. «г» ч. 3 ст. 146 УК РФ в незаконном использовании программ для ЭВМ с использованием служебного положения (просто потому что директор).

Суть предъявленного обвинения в том, что директор допустил незаконное «хранение в памяти ЭВМ и использование в хозяйственной деятельности организации» экземпляров одной компьютерной программы. Формулировка обвинения, мягко говоря, сомнительная, поскольку такого способа как «хранение произведения» среди способов использования объектов авторского права в п. 2 ст. 1270 ГК РФ нет. В соответствии с согласованным заявлением к ст. 1 (4) Договора ВОИС об авторском праве от 20.12.1996, на которое любят ссылаться правоприменители для привлечения к ответственности за «хранение экземпляра без цели сбыта», хранение охраняемого произведения в цифровой форме в электронном средстве является воспроизведением (подп. 1 п. 2 ст. 1270 ГК РФ). Что касается «использования в хозяйственной деятельности организации» — это применение компьютерной программы по ее назначению, что вообще не является использованием объекта авторского права в юридическом смысле в силу предписания п. 3 ст. 1270 ГК РФ.

Сотрудники предприятия, на компьютерах которых было выявлено ПО с признаками контрафактности, в ходе предварительного следствия дали показания кем именно была осуществлена установка программ. Со слов сотрудников это в тайне от директора сделали компьютерный техник и системный администратор предприятия.

Техник уже давно уволился, его местонахождение не установлено. А системный администратор на момент возбуждения уголовного дела работал на предприятии и дал показания, направленные на переложение своей ответственности на директора. А именно стал утверждать, что директор во исполнение полученного от полиции стандартного по таким делам обязательного представления о соблюдении законодательства об авторском праве не поручал ему проверять именно те компьютеры, на которых впоследствии обнаружили ПО с признаками контрафактности (а поручал проверить другие, на которых ничего противозаконного не нашли).

Что делает следователь для выгораживания системного администратора с целью обвинения на основе его показаний директора? Составляется рапорт о том, что в действиях неустановленных лиц по факту установки ПО на компьютерах усматриваются признаки самостоятельного преступления по ст. 146 УК РФ, и соответствующие материалы выделяются из расследуемого уголовного дела в отдельное производство (с последующим вынесением постановления об отказе в возбуждении уголовного дела).

Что такое установка ПО с точки зрения п. 2 ст. 1270 ГК РФ? Тут все просто — это тоже «воспроизведение» (запись экземпляра ПО в память ЭВМ). Получается, что «хранение ПО в памяти ЭВМ» и «установка ПО» — это формы одного и того же способа использования объекта авторского права: «воспроизведение». Даже если считать это разными способами использования, то согласно рекомендациям НКС СИП и п. 56 Постановления Пленума ВС № 10 от 23.04.2019, они образуют одно нарушение по причине наличия одной экономической цели.

Поэтому такие дела: в гражданско-правовом смысле мы здесь имеем 1 нарушение, но при этом почему-то в уголовно-правовом — 2 преступления. По крайне мере, так видит художник орган следствия.

А у меня сегодня просто супер новости! 💪✌️Это как раз по ситуации, описанной в предыдущем посте.

Иногда так бывает )

Взыскание убытков как способ защиты интеллектуальных прав

Я думал, что взыскание убытков как способ защиты интеллектуальных прав давно всё.

Дело в том, что за счёт эффекта каннибализации взыскание убытков было поглощено взысканием компенсации как более эффективным средством правовой защиты. Судебная практика показывает, что после 2002 года правообладатели товарных знаков перестали подавать иски о взыскании убытков, а после 2014 года точно так же стали поступать и патентообладатели.

Преимущество компенсации перед возмещением убытков заключается не только в более простом предмете доказывания (основание взыскание компенсации — только доказанный факт правонарушения), но и в том, что при использовании компенсации правообладатель получит гораздо больше. Что бы там ни писали в научных работах про компенсацию, покуда будет сохраняться возможность её взыскания в двукратном размере стоимости контрафактных товаров или прав на использование объектов ИС, она по своей природе будет являться частно-правовым штрафом и ни чем иным.

Суперсила компенсации выявила и её обратную сторону. Если компенсация — это денежное наказание, то тогда к ней должны применяться общие принципы юридической ответственности: определение размера на основе принципа справедливости, возможность определения размера ниже низшего вплоть до полного её исключения при малозначительности деяния (de minimis). Это нашло отражение в постановлениях Конституционного суда РФ от 13.12.2016 № 28-П, от 13.02.2018 № 8-П, от 20.07.2020 № 40-П и российской судебной доктрине единого нарушения (п. 56, 65 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.19 № 10).

Только лишь этим я могу объяснить зачем правообладатели товарных знаков Chanel SARL и Christian Dior Couture S.A. в деле № А63-6499/2021 обратились с иском к ИП Прудниковой О.В. о взыскании убытков, а не компенсации (при имеющейся преюдиции по административному делу, которой устанавливался факт нарушения прав на ТЗ). Очевидно, представители модных брендов размышляли так: компенсацию к ответчику ИП суд скорее всего сильно снизит, и чтобы этого не произошло мы будем требовать возмещения убытков, ведь снижать размер их возмещения нельзя.

И самое интересное — у них почти получилось. Суд первой инстанции иск о возмещении убытков удовлетворил в заявленном истцами размере 125 000 рублей. А апелляция и Суд по интеллектуальным правам поддержали это решение.

Однако Верховный суд РФ напомнил, что взыскание убытков предполагает совершенно другой, гораздо более обременительный для правообладателя предмет доказывания. В определении № 308-ЭС22-17045 от 07.02.2023 тройка судьей СКЭС ВС в составе Попова В.В., Поповой Г.Г., Хатыповой Р.А. указала, что упущенная выгода правообладателя не может быть определена «путем умножения стоимости оригинального товара на количество контрафактного реализованного товара».

Ранее ВС исходя из той же логики заблокировал использование возмещения убытков при защите патентных прав в деле № А34-5796/2016.

Что можно сказать по этому поводу? Не просто так после введения института компенсации как способа защиты исключительных прав на отдельные объекты ИС правообладатели перешли на компенсацию и отказались мучить суды исками о возмещении убытков.

Отвечаю на вопрос "Как быть патентообладателям, потерявшим, скажем, 17 миллионов или 25? Или 200?"

Во вложении подготовленный мной по предложению судьи проект судебного решения по делу А50-15157/2020, в котором обосновано взыскание компенсации за нарушение исключительного права на изобретение в размере 105 613 667 руб. 18 коп.

К сожалению, проект так и остался проектом, так как клиент вступил в сговор с ответчиком и в последнем заседании по делу неожиданно для меня изменил размер иска до чисто символической суммы 10 000 руб.

Тем не менее, если бы этого "выкрутаса" не произошло, уверен, что суд взыскал бы заявленные 105 млн. руб. компенсации на основе представленного проекта.

Я таки осилил прочитать 60-страничный "Обзор обзоров" IP судебной практики ВС РФ от Суда по интеллектуальным правам.

Какие-то дела до боли знакомы, так как наши. Во многих нет неочевидной из закона правовой позиции. Но знаете что там, на мой взгляд, абсолютный топ?

Дело, в котором СКЭС ВС РФ сказала, что регистрация компании с фирменным наименованием ООО «UNIVERSAL TECHNOLOQIES» - это ок (Определение ВС РФ от 05.04.2018 № 307-ЭС17-19674 по делу № А26-63/2017).

Как-то пропустил такое. Даёшь российские юрлица с корпусом фирмы "ООО" и названием, выполненным арабской вязью или иероглифами! 😀

Классика про "мешок картошки"

Продолжу тему абсурда в уголовном праве.

Теперь можно не платить налоги хоть на миллиарды, но потом заплатить задолженность и отделаться судебным штрафом. А за установленный на компьютере организации лишь 1 экземпляр программы "Компас 3D" директора привлекут по тяжкому п. "г" ч. 3 ст. 146 УК РФ. И при условии добровольной выплаты правообладателю двукратной компенсации может быть (такая практика существует далеко не во всех регионах) суд снизойдёт до понижения категории преступления на один грейд до средней тяжести и освободит от отбывания наказания при формальном обвинительном приговоре.

⚡️Свершилось⚡️
Больше нет тяжких налоговых преступлений - максимум средней тяжести (с 6 годами срока давности и возможностью судебного штрафа для ч.2 ст.199.2 УК РФ в подарок).


Если успеваем возместить ущерб на этапе доследственной проверки (то есть уже после передачи материала налоговиками), получаем отказ в возбуждении уголовного дела.

Ссылка на источник в первом комментарии
⬇️⬇️⬇️

Основой процедуры регистрации товарного знака является проведение предварительного поиска по базам уже регистрированных товарных знаков и поданных заявок на регистрацию. Мои коллеги давно и успешно в своей работе для этой цели используют сервис POISKZNAKOV.RU.

Команда программистов POISKZNAKOV.RU в тесной связке с ведущими патентными поверенными и экспертами сферы ИС более 15 лет работают над созданием удобных инструментов, которые позволяют не только быть уверенными в результате, но и иметь преимущество на рынке.

POISKZNAKOV.RU – это:
1. Высокая достоверность, актуальность и полнота баз, все данные подтверждены официальным источником.
2. Уникальный алгоритм поиска изображений на основе искусственного интеллекта.
3. Возможность сохранения отчетов в удобном формате.
4. Стоимость поиска не зависит от количества классов МКТУ.
5. История поисков, позволяющая вернуться к результатам в любое время.
6. Мгновенные результаты – проведение поиска занимает не более 3-х минут!
7. Квалифицированная техническая поддержка.
8. 100-процентная конфиденциальность поисковых запросов.

Сегодня сервис предоставляет возможности не только в сфере товарных знаков. Помимо этого предлагаются поиски по ПО, решениям СИП и ППС, поиски по владельцам и мониторинги товарных знаков, которые позволяют не только пресекать нарушение прав третьими лицами и знать, какие продукты собираются выпустить на рынок конкуренты, но и расширить перечень своих услуг, предлагая мониторинги клиентам.

➡️ Для новых пользователей, зарегистрировавшихся в апреле, по специальному промокоду доступны 2 поиска словесных знаков и 1 поиск изобразительного знака по базам РФ. Просто зарегистрируйтесь и напишите на support@poiskznakov.ru свой логин и кодовое слово «Ай Пи Адвокат».

Приглашаю познакомиться с сервисом поближе и попробовать другие инструменты, многие из которых предлагаются сейчас бесплатно.

Также предлагаю подписаться на канал @poiskznakovTM. Там ребята делятся интересными новостями и статисткой из мира товарных знаков. Присоединяетесь!

#реклама

1 апреля в 18-00 в Екатеринбурге на Movie Forum расскажу о правовых аспектах кинопроизводства.