Содержание вебинара по Case Study

Также привожу хронометраж по второй части вебинара. Мне кажется, больше всего участникам понравилось реальное видео контрольной закупки))

1️⃣ Основная часть

00:00 - исходные данные модельного кейса
02:30 - возражения нарушителя
03:30 - надлежащий истец
09:00 - доказательства использования товарного знака истцом
12:15 - надлежащий ответчик
16:40 - перспективы исполнения
20:11 - расчёт компенсации
26:25 - срок давности
38:03 - споры о старшинстве средств индивидуализации
41:16 - значение международных товарных знаков
45:01 - срок давности
51:27 - оформление скриншотов
54:06 - контрольная закупка (+реальное видео)
1:11:35 - лайфхак по соцопросам для состоятельных заказчиков 😉
1:14:32 - претензия
1:15:32 - иск

2️⃣ Ответы на вопросы

1:17:34 - испрашивание доказательств у ответчика
1:20:20 - определение надлежащего ответчика по неправомерное рекламе
1:24:41 - убытки в результате применения обеспечительных мер и техническая обработка видео контрольной закупки
1:27:06 - снижение компенсации
1:32:50 - привлечение в дело регистратора домена
1:35:50 - опыт участника вебинара по взысканию компенсации

Это продолжение всё того же вебинара.

#вебинар #процесс

Венок для лицензионных договоров

Испытала все муки метаний, размышляя над тем, писать этот пост или нет. Дело в том, что это акт ВС РФ, а я стараюсь вам о них рассказывать, но в то же время мне тошно от того, что таким вот СКЭС занимается, а масса реально важных и судьбоносных дел «фильтрацию» не проходит. Ладно, судите сами.

ВС РФ защитил ООО «Ригла-Московская область», которому Администрация мун.обр. Ленинского муниципального района МО неправомерно отказала в согласовании размещения вывески на аптечном учреждении.

Камнем преткновения стал п. 1.3. Административного регламента, согласно которому к заявлению должны быть представлены документы, подтверждающие гос. регистрацию принадлежащего заявителю ТЗ, либо разрешение на использование чужого ТЗ, равно как и документы, обязывающие его к использованию указанного ТЗ (при наличии).

Заявитель приложил согласие правообладателя. Но ему было отказано ввиду отсутствия доказательств как гос. регистрации права пользования ТЗ, так и регистрации самого ТЗ.

Позиция ВС РФ

🔹 Согласно буквальному толкованию документы, подтверждающие гос. регистрацию ТЗ, требуются, если он принадлежит заявителю, а если чужой ТЗ – достаточно согласия.

🔹 Перечень способов распоряжения исключительным правом на ТЗ не является исчерпывающим и относится на усмотрение правообладателя. Соответственно, письма-согласия достаточно.

Определение СКЭС ВС РФ от 05.04.2022 № 305-ЭС21-23755 по делу № А41-13514/2020

Если вы скажете, что тут не на суть спора надо смотреть, а на решение судьбы ЛД, то возражу лишь, что можно было бы решить их судьбу в рамках более значимого кейса. А такие точно были.

#лицензия #реклама #всрф #тз #судебнаяпрактика

Справка СИП о служебных РИД

1️⃣ Объект патентного права, созданный студентом в рамках его обучения в образовательной организации при отсутствии между сторонами трудовых отношений, не может считаться служебным.

2️⃣ Исследование вопроса о служебном характере РИД допускается не только в рамках рассмотрения спора об этом между работодателем и работником, выступающими в качестве истца и ответчика, но и в иных делах об оспаривании прав патентообладателя.

3️⃣ Объект патентного права, созданный руководителем организации, может быть признан служебным и при отсутствии задания на создание такого объекта. Наличие в трудовом договоре и должностной инструкции описания обязанностей руководителя лишь в обобщенном виде не препятствует признанию созданного им объекта патентного права служебным.

4️⃣ Признание авторства руководителя возможно только при наличии его творческого вклада, при этом отсутствие квалификации и специальных знаний само по себе не препятствует такому признанию (но может учитываться при оценке наличия или отсутствия творческого вклада).

5️⃣ Заключение лицензионного договора, по которому работник предоставляет организации-работодателю право использовать объект патентного права, само по себе не лишает этого работодателя права в последующем оспаривать патент в части указания патентообладателя, ссылаясь на служебный характер запатентованного объекта; вместе с тем такой договор с учетом обстоятельств конкретного дела может быть квалифицирован судом на основании п. 3 ст. 1370 ГК РФ как соглашение сторон о том, кому принадлежит право на получение патента.

6️⃣ Создание объекта патентного права работником, выполняющим работу по совместительству, не препятствует признанию служебного характера данного объекта. В случае спора между работодателями относительно того, кому принадлежит право на получение патента, исследуется, у кого из работодателей в рамках выполнения задания или трудовых обязанностей работник создал спорный объект.

7️⃣ Служебный характер РИД определяет взаимоотношения конкретного работника-автора и его работодателя, но не правовой режим результата в целом. В связи с этим наличие в числе авторов лиц, не являющихся работниками конкретного работодателя, не препятствует признанию РИД служебным в отношении конкретного работника.

8️⃣ Уклонение работника от обязанности по уведомлению работодателя о созданном объекте патентного права не имеет правового значения для признания такого объекта служебным либо не являющимся таковым.

Информационная справка, подготовленная по результатам обобщения судебной практики СИП в качестве суда первой и кассационной инстанций с учетом практики ВС РФ по вопросам, возникающим при применении норм ГК РФ о служебных результатах интеллектуальной деятельности, утв. постановлением Президиума СИП от 10.08.2018 № СП-23/17.

Также напомню, что в январе 2022 года у нас состоялся вебинар на тему «Служебные творения». С подробной программой и частью лекции можно ознакомиться здесь. Приобрести доступ к полной версии записи можно, написав на edu@msablina.ru (стоимость 1 500 рублей). Вся информация, по-прежнему, актуальна.

#служебные #справкисип

Бизнес-завтрак или вроде того

Как-то в чате прозвучала идея про оффлайн бизнес-завтраки (Мск). Пора, мол, Майя, пора)) Я только за! Осталось определиться с востребованностью идеи и форматом. Ниже серия опросов на тему. Можно выбирать несколько вариантов.

Открытая дискуссия в комментариях тоже приветствуется. Своё мнение по каждому вопросу обязательно напишу.

#ipfamily

»Левый» тираж

Автор серии книг «Записки таможенного офицера» обратился с иском к издательству и Озон за неправомерную печать и распространение экземпляров книги,

Фабула дела

Между сторонами было заключено несколько лицензионных договоров. И тут вся соль в разнице условий. Дело в том, что право на изготовление, распространение и продажу доп. тиража появилось в договорах только с 3 «сезона». Экземпляры же 2 серии должны были быть в полном объёме переданы автору, а в отношении других «сезонов» часть книг основного тиража, действительно, оставалась у издательства, но право на их реализацию договором не предусматривалось.

Внезапно г-н Смирнов В.В. обнаружил, что его книги продаются на Ozon. Причём в выходных данных какой-либо информации о доп. тиражах не было. Значит, основной? Но прав на его реализацию, по мнению истца, у издательства не было.

Ответчик, в свою очередь, уверял, что никакого доп. выпуска не было, а представленная истцом книга является букинистической (поступившей в повторное товарное обращение). Более того, у издательства есть право на распоряжение перешедших в их пользование экземпляров. Суды дружно в иске отказали.

Позиция ВС РФ

"Поскольку стороны спора расходились в толковании условий заключенных между ними договоров, суду надлежало дать собственное толкование их положениям с учетом ст. 431 ГК РФ, согласно которой при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

При рассмотрении спора условия договоров оценки со стороны суда не получили, суд достоверно не установил, передавались ли автором Издательству права на использование оставшихся у него экземпляров основного тиража, либо такое право возникало только в отношении экземпляров дополнительного тиража, который, как установил суд на основании возражений ответчиков, не допечатывался.

Поскольку факт распространения экземпляров произведения в судебном заседании установлен, суду надлежало установить также, кто являлся изначальным правообладателем в отношении распространенных экземпляров и на основании каких договоров передавались права на их распространение.

ООО "Интернет решения" указывало, что получило реализуемые им экземпляры по договорам от ИП Земскова Ю.А. и ООО "Торговый дом "Гуманитарная Академия", последнему экземпляры распространенного произведения были поставлены Издательством, однако суд не установил количество распространенных экземпляров, количество экземпляров, полученных ООО "Интернет решения", а также основания, по которым реализованные экземпляры были приобретены ИП Земсковым Ю.А.

Кроме того, как указывал Смирнов В.В., по условиям договора от 19 ноября 2010 г. им были получены все отпечатанные экземпляры произведения "Записки таможенного офицера - 2", впоследствии распространенного ООО "Интернет решения", происхождения распространенного экземпляра суд также не установил».

Определение СК ГД ВС РФ от 29.03.2022 № 78-КГ21-69-К3

Что думаете насчёт права распоряжения книгами, которые оставались у издательства?

#тираж #лицензия #судебнаяпрактика #авторскоеправо #всрф

День рождения канала 🎂

Друзья, сегодня каналу «Pro IP» исполняется 3 года.

До сих пор помню, как мы с помощницей сидели в кафетерии «Азбуки Вкуса» у АСГМ и придумывали название и концепцию. Сначала она, кстати, была другой – B2C, а не B2B. К последней я пришла спустя год.

Спасибо вам за интерес, доверие и профессионализм, которыми вы делитесь в комментариях и нашем Pro IP-чате.

Часто слышу вопрос: «Майя, как у вас времени на всё это хватает?!». Думаю, секрет в том, что я просто очень люблю то, чем занимаюсь. Мне искренне хочется, чтобы IP-сфера развивалась, чтобы юристы готовили классные позиции, а судьи писали блестящие мотивировки. Говорят, хочешь изменить мир к лучшему – начни с себя.

Если хотите сделать мне подарок, просто расскажите об этом проекте коллегам и студентам. А в комментариях предлагаю написать, какие ещё есть классные IP-каналы. Давайте делиться знаниями и преумножать их.

Искренне ваша, Майя Саблина

Обзор СИП по использованию географических названий при регистрации товарных знаков

1️⃣ Оценка возможности восприятия обозначения как указания на место производства товара или нахождения изготовителя даётся с учётом обстоятельств, сложившихся по состоянию на дату приоритета заявки на регистрацию ТЗ.

2️⃣ При оценке восприятия обозначения как указания на место производства товара и нахождения изготовителя устанавливается известность среди адресной группы потребителей этого обозначения как географического названия.

3️⃣ Вопрос об известности географического названия разрешается с позиции обычного российского потребителя соответствующего товара. Например, известность «Агарац» (названия самой высокой горной вершины Армении и нескольких населенных пунктов у ее подножия) среди жителей Армении не является препятствием для регистрации российского ТЗ.

4️⃣ Упоминание географического названия в источниках информации само по себе не свидетельствует о его известности адресной группе потребителей и о наличии у потребителя ассоциативной связи между соответствующим обозначением и географическим названием. Тот же «Арагац» настолько малоизвестен, что не может являться препятствием для регистрации ТЗ по критерию места производства и сходства с ГН.

5️⃣ Географическое название, известное потребителю, но не воспринимающееся в отношении заявленных товаров в качестве места их производства, может быть зарегистрировано в качестве товарного знака. Например, «LONDON MALL» для услуг 35-42-го классов МКТУ – это ок.

6️⃣ Наличие у потребителей ассоциативных связей между географическим названием и определёнными товарами, по общему правилу, не свидетельствует о наличии таких же связей в отношении иных товаров. Например, Алтайский край для мёда, пшеницы и сыра – это одно, а для масел – совсем другое. Наличие в этом регионе нескольких молочных комбинатов и заводов не свидетельствует о его известности в качестве места производства масел.

7️⃣ Несовпадение места нахождения правообладателя с географическим названием, включённым в состав ТЗ, само по себе не является основанием для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение в отношении товара либо его изготовителя, но может являться обстоятельством, влияющим на указанный вывод (и наоборот).

8️⃣ Географическое название не признаётся ложным, если оно является названием места производства или сбыта товара и нахождения изготовителя. Но тут может встать вопрос о несоответствии заявленного обозначения пп. 3 п. 1 ст. 1483 ГК РФ ввиду его описательности.

Обзор практики СИП по вопросам, связанным с использованием географических названий при регистрации товарных знаков (принят к сведению постановлением Президиума СИП от 12.09.2019 № СП-21/31)

#гу #тз #справкисип

Pro IP-завтрак 🥳

📅 04.06.2022 (суббота) с 10.00 до 12.00
🌍 место будет уточнено по итогам регистрации (Мск)
💳 участие бесплатное, еда – на усмотрение каждого

Друзья, опрос показал, что больше всего IP-юристам хочется общения с родственными душами. Что ж, давайте устроим! Но дабы встреча была полезной, модерируемой и без лишних пауз, мы с @JuliaBorodko придумали следующее.

Предлагаем устроить мозговой штурм по решению сложных IP-кейсов, которые возникали в вашей практике. Сложность – критерий, конечно, относительный, поэтому не стесняйтесь выносить на повестку дня всё, что кажется вам интересным или требующим обсуждения. Только выносите, пожалуйста, заранее 😉⬇️

Для участия необходимо зарегистрироваться, чтобы мы могли определиться с местом встречи и сформировать повестку дня.

⛔️ Господа, закрываю регистрацию, а то уже слишком много желающих. Не расстраивайтесь, будут ещё завтраки!

#ipfamily

Патентная монополия: плюсы и минусы

Коллеги, начинаю серию пост-релизов с апрельских мероприятий. Пальму первенства отдаю IP-дням в ТПП РФ.

О поиске оптимального баланса между антимонопольными запретами и необходимостью обеспечения защиты прав на объекты ИС рассказывала Анна Войцехович.

Типовые ограничения, которые можно встретить в лицензионных договорах:
🔹 длительный срок контракта без права одностороннего расторжения,
🔹 запрет заключения соглашений с иными правообладателями,
🔹 запрет работать с аналогичной продукцией,
🔹 территориальные ограничения,
🔹 ограничения по объёму производимой продукции,
🔹 установление МРЦ,
🔹 требование доп. платежей наравне/под видом лицензионных и др.

Иные виды недобросовестной деятельности:
🔸 создание патентного пула, когда лицензиат вынужден платить за «пустышки»,
🔸 продажа лицензии на патент в купе с остальным «барахлом»,
🔸 исключение права на сбыт, т.е. производить лицензиат может, но сбыт только через лицензиара,
🔸 обратная лицензия, т.е. лицензиат обязан предоставить лицензиару бессрочную лицензию на свои разработки в этой сфере,
🔸 установление стандартов отрасли.

По мнению спикера, патентная монополия может сводиться только к размеру вознаграждения и способам использования патента. Уже есть практика, когда из ЛД вычленяют «антиконкурентные» положения и борются с ними (дело Яндекс vs. Гугл, Apple, Касперского).

Ссылка на видео (cм. с 1:19:25).

#ндк #лицензия #пострелиз #патент

А как вы относитесь к антимонопольным мерам?

Обзор СИП по взысканию судебных расходов по делам, где СИП – 1 инстанция

1️⃣ В регистрации ТЗ отказали, т.к. был сходный до степени смешения. Заявитель добился его аннулирования, оспорил решение и потребовал с Роспатента судебные расходы. Ему отказали, поскольку неправомерных действий со стороны госоргана не было. Аналогичный исход будет и в том случае, когда заявитель предоставит в суде новые доказательства, которые лягут в основу решения об отмене.

2️⃣ Предприниматель, зная, что договоры, по которым он приобрёл ТЗ, оспариваются в суде, подал заявление в Роспатент о досрочном прекращении их правовой охраны. Расходы по отмене такого решения подлежат возложению на предпринимателя как на недобросовестного заявителя.

3️⃣ Если решение Роспатента отменяется вследствие того, что оно основано на недостоверных документах/сведениях, судебные расходы относятся на лицо, их предоставившее.

4️⃣ По делам об оспаривании решения Роспатента требования одно – отменить решение – соответственно, если на стороне выигравшего участника злоупотребления нет, но суд не согласен с предложенной заявителем пропорцией взыскания судебных издержек (часть с Роспатента, часть с третьего лица), он вправе её изменить и удовлетворить требование в разумных пределах. Иными словами, суд не связан просительной частью заявления.

5️⃣ По алгоритму определения подлежащей взысканию суммы: сначала определяется разумность требования, затем принимается во внимание процессуальное поведение заявителя.

6️⃣ Если судебные издержки были оплачены лицом, не участвующим в деле, то для их взыскания помимо факта несения и связи с делом необходимо доказать связь между плательщиком и заявителем.

7️⃣ Если было заявлено несколько требований, то презюмируется равенство судебных расходов в отношении каждого из них.

8️⃣ Отложение судебного разбирательства без проведения судебного заседания не исключает необходимость проигравшей стороны возместить транспортные расходы.

Обзор практики СИП по вопросам распределения судебных расходов по делам, относящимся к компетенции СИП как суда первой инстанции

#справкисип #судебныерасходы

Правовые механизмы борьбы с патентным троллингом

Доклад от модератора круглого стола в ТПП РФ Екатерины Ткач.

Кто такие патентные тролли? Компании/ИП, которые аккумулируют на себя патенты и товарные знаки в целях получения денег с лиц, которые реально их используют.

Екатерина кратко осветила историю возникновению патентного троллинга, обозначила наиболее громкие дела с участием подобных товарищей, а затем перешла к российской статистике по делам ИП Ибатуллина.

Цель анализа судебной практики – выявление инструментов борьбы с патентными троллями. Коллеги выделили 7 доводов, которые в совокупности помогают убедить суд в том, что имеет место недобросовестное поведение истца и позволяют добиться отказа в иске:

🔹отсутствие фактического использования объекта ИС на стороне истца,
🔹фиктивность доказываемого использования,
🔹аккумулирование на истце большого количества объектов ИС (особенно из разных сфер),
🔹защищаемый объект представляет собой широко используемое в гражданском обороте слово/словосочетание,
🔹после приобретения прав на объект действия истца сводятся к получению денег от фактического пользователя (принуждение к заключению лицензии, предъявление претензии),
🔹практика о признании действий истца недобросовестной конкуренцией или злоупотреблением правом,
🔹процессуальная активность истца по аналогичным делам.

Далее коллеги порадовали активной дискуссией на тему. Первой выступала Ольга Алексеева, рассказывая о возможностях Роспатента по борьбе с троллями. Они достаточно ограничены, ибо процедура строго регламентирована (ст. 1483 ГК РФ). По факту Роспатент пользуется только сходством с уже зарегистрированными ТЗ, а также противоречием общественным интересам. Других инструментов нет.

Идея о создании реестра недобросовестных правообладателей встретила достаточно неоднозначный отклик.

Если говорить о том, кто потенциально может вести такой реестр, то это, скорее, ФАС, нежели Роспатент. Правда, Яна Склярова как представитель ФАС высказалась, скорее, против, ибо это инструмент давления на бизнес без чётких критериев. По мнению спикера, и так есть достаточно много источников, из которых можно черпать информацию.

Ольга Ленаровна видит более актуальным изменение подхода к пошлинам за регистрацию патентов/товарных знаков. В частности, на руку троллям играет возможность многочисленных отсрочек по оплате пошлин. Но изменить тут что-то сложно с учётом международных соглашений. Скорее, стоит ждать изменения подхода в части уплаты пошлин не за классы, а за конкретные товары/услуги.

Ещё очень мне понравились комментарии Яны Скляровой относительно сомнительности обращения в ФАС в связи с деятельностью патентных троллей по сравнению с механизмами судебной защиты. Вообще открыла для себя этого спикера, крутая))

А закончу заметкой Константина Гуцу о пользе от патентных троллей – они популяризируют нашу сферу, заставляя предпринимателей задуматься о важности оформления и защиты своей интеллектуальной собственности. Радуемся! 🥳

Ссылка на видео (cм. с 13:20).

#ндк #фас #пострелиз #тролли

Коммерческое обозначение интернет-магазина

Банальное дело о нарушении прав на товарный знак за исключением одного нюанса. Суды установили, что товарный знак незаконно используется в «коммерческом обозначении интернет-магазина "LADATUNING SHOP"».

Вопрос: с какого момента названия интернет-магазинов стали рассматриваться в качестве КО?

На мой взгляд, это противоречит законодательному регулированию, поскольку в отношении интернет-магазина невозможно установить такой критерий КО, как известность обозначения в рамках определённой территории. Да и по практике КО всегда применительно к оффлайн-объектам рассматривалось.

Приглашаю подискутировать на тему в чате. Кому-нибудь ещё удавалось доказать, что название интернет-магазина можно рассматривать в качестве КО?

Постановление СИП от 18.05.2022 № С01-584/2022 по делу № А55-28753/2020

#ко #тз #судебнаяпрактика

Товарные знаки и ключевые слова

Очередной кейс не в пользу правообладателей (извлечения):

Само по себе включение обозначения, совпадающего с ТЗ либо с ФН хозяйствующего субъекта-конкурента, при оформлении контекстной рекламы не может рассматриваться как использование средства индивидуализации в смысле положений ГК РФ, поскольку данное действие не направлено на индивидуализацию собственных товаров (услуг).

Ключевое слово не обладает индивидуализирующей способностью даже в отношении конкретного рекламного объявления, так как на основании ключевого слова невозможно выделить конкретное объявление из всех существующих, при этом потребителю не известны настройки выданных результатов поиска.

По общему правилу, использование без согласия правообладателя чужого товарного знака в качестве ключевого слова в контекстной рекламе, если в самом объявлении товарный знак не используется, не является нарушением. Если же товарный знак размещен в самом рекламном объявлении, то такое использование может быть признано нарушением исходя из п. 3 ст. 1484 ГК РФ.

Постановление СИП от 18.05.2022 № С01-496/2022 по делу № А07-26754/2020

Но помните, коллеги, что в практике по этому вопросу единства нет. Делала подборку различных позиций здесь. А ещё был обзор статьи по теме тут.

#ключевыеслова #тз #судебнаяпрактика

Обзор СИП по п. 2, 4, 5, 8 и 9 ст. 1483 ГК РФ

Пожалуй, самый объёмный обзор. Поделю его на две части. Отдельно про ФН и КО, и отдельно про всё остальное.

Про фирменное наименование

🔹Предмет доказывания разбирали здесь.
🔹По своей инициативе Роспатент обозначение на предмет наличия сходных или тождественных ФН не проверяет.
🔹Товарному знаку могут быть противопоставлены ФН не только российских ЮЛ, но и стран-участниц Парижской конвенции. И тут в качестве альтернативы осуществления деятельности на территории РФ может быть широкая известность ФН среди российских потребителей (релевантной практики нет).
🔹Обязательно установление фактического использования ФН до даты приоритета ТЗ. Только помним про опровержимую презумпцию фактического осуществления (п. 1 тут).
🔹Объём использования не важен, но он учитывается, если будет заявлен довод о мнимом использовании.
🔹Наличие у правообладателя иных, более ранних по отношению к ФН, ТЗ и КО значения не имеет. Даже если они сходны. Довольно спорное разъяснение (говорили об этом здесь).
🔹Различительная способность ФН, а также территория использования ФН и ТЗ не учитываются.
🔹Противопоставлять ТЗ ФН НКО нельзя.

Про коммерческое обозначение

🔸Предмет доказывания см. здесь.
🔸Подтвердить известность обозначения могут произведенные затраты на рекламу, значительные объемы реализации товаров и оказания услуг, результаты опроса потребителей. Сами по себе бесполезны: вывеска, внутренние документы организации об утверждении обозначения в качестве коммерческого, договоры.
🔸У КО должны быть различительные признаки для его противопоставления ТЗ.

Обзор практики СИП по вопросам, связанным с применением п. 2, 4, 5, 8 и 9 ст. 1483 ГК РФ, утв. постановлением президиума СИП от 20.02.2020 № СП- 21/4

#фн #ко #тз #справкисип

1 обзор практики ВС РФ за 2022 год

Нашей интеллектуалке посвящён один кейс, который, к слову, мы рассматривали ещё в ноябре 2021. Дублировать фабулу не буду – см. этот пост.

Краткий вывод: участник общества вправе оспорить регистрацию товарного знака за другим участником этого общества, если товарный знак является сходным до степени смешения с фирменным наименованием общества, и такая регистрация не отвечает интересам общества.

Мораль: чтобы быть в курсе дел, которые формируют практику, не обязательно ждать обзоров ВС РФ – достаточно читать канал "Pro IP" 😉

#всрф #злоупотребление #тз #судебнаяпрактика

Всем хороших выходных! Завтра в чате порадуем вас фотками с нашего IP-завтрака 😋